Нарушение прав на товарный знак — это нарушение исключительных прав, закрепленных за товарным знаком, без разрешения владельца товарного знака или любых лицензиатов (при условии, что такое разрешение было в пределах лицензии). Нарушение может иметь место, когда одна сторона, «нарушитель», использует товарный знак, который идентичен или сходен до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим другой стороне, особенно в отношении продуктов или услуг, которые идентичны или похожи на продукты или услуги, на которые распространяется регистрация. Владелец товарного знака может начать гражданское судебное разбирательство против стороны, которая нарушает его зарегистрированный товарный знак. В Соединенных Штатах Закон о подделке товарных знаков 1984 года криминализировал преднамеренную торговлю поддельными товарами и услугами. [1] : 485–486
Если соответствующие знаки и продукты или услуги совершенно различны, нарушение прав на товарный знак все равно может быть установлено, если зарегистрированный знак общеизвестен в соответствии с Парижской конвенцией . В Соединенных Штатах основанием для иска об использовании знака для таких различимых услуг является разбавление товарного знака .
В некоторых юрисдикциях сторона, не являющаяся владельцем (например, лицензиат), может иметь возможность возбудить дело о нарушении прав на товарный знак против нарушителя, если владелец этого не сделает.
Раздел 32 Закона Лэнхэма гласит, что те, кто использует товарные знаки, продукты или услуги, похожие или идентичные тем, которые уже зарегистрированы в USPTO, таким образом, что «вероятно, что это вызовет путаницу, . . . приведет к ошибке или обману..., будут нести ответственность в гражданском иске, поданном регистратором...» [2] Если соответствующие знаки, продукты или услуги не идентичны, сходство, как правило, будет оцениваться с учетом того, существует ли вероятность возникновения путаницы , что потребители будут считать, что продукты или услуги принадлежат владельцу товарного знака. [3]
Типичный тест на вероятность смешения уравновешивает множество факторов, ни один из которых сам по себе не является решающим. [3] Хотя каждая юрисдикция использует немного отличающийся тест, каждый тест учитывает (1) намеревался ли предполагаемый нарушитель нарушить действительные права на товарный знак старшего пользователя и в какой степени, (2) доказательства любого смешения потребителей и (3) факторы, которые говорят об экономической связи между потребительской общественностью и двумя знаками, продуктами или услугами. [3]
Самым известным из вышеупомянутых тестов является тест, используемый Апелляционным судом США по федеральному округу (факторы «Дюпона»). Однако это потому, что это тест, используемый USPTO при оценке возможности регистрации знака по заявке. [19] В любом судебном иске о нарушении прав на товарный знак в Соединенных Штатах суд применит тест округа, в котором он находится. [3]
Суды оценивают вероятность смешения в различных контекстах, в том числе до продажи (также известно как первоначальное смешение интересов ), в момент продажи и после продажи. Смешение может быть также прямым или обратным, в зависимости от того, кто является старшим и младшим пользователем знаков.
Наиболее типичной формой нарушения прав на товарный знак является путаница в точке продажи, которая происходит, когда потребитель ошибочно полагает, что его продукт или услуга принадлежат компании или бренду, в котором они не являются таковыми. Этот тип нарушения включает в себя «выдачу» ответчиком товара или услуги с использованием товарного знака, принадлежащего истцу, обычно с намерением обмануть потребителей, заставив их думать, что товар или услуга принадлежат истцу. [20]
Например, в деле McDonald's Corp. против Druck and Gerner, DDS, PC [21] McDonald 's подала в суд на McDental, поставщика стоматологических услуг, которым управляли два стоматолога, за нарушение прав на товарный знак. McDonald's представила доказательства того, что она владеет правами на товарный знак в семействе знаков, начинающихся с префикса «Mc», что это семейство знаков было широко известно общественности, и что данные опроса установили, что использование названия McDental, вероятно, может привести к путанице. Владельцы McDental отрицали какое-либо намерение вызвать знаки McDonald's при принятии названия McDental, утверждая, что они никогда не воспринимали и не слышали, чтобы кто-либо еще воспринимал ассоциацию между этими двумя знаками. Окружной суд Соединенных Штатов по Северному округу Нью-Йорка постановил, что сходство между названием McDental и семейством брендов McDonald's, начинающихся с «Mc», было очевидным. Суд постановил, что McDonald's доказала, что существует вероятность путаницы, что является основанием для вынесения судебного запрета.
Первоначальная путаница интересов возникает, когда предположительно ненадлежащее использование товарного знака привлекает потенциальных покупателей к рассмотрению продуктов или услуг, предоставляемых нарушителем ( приманка и подмена ). Согласно Закону Лэнхэма, истец может подать иск о нарушении товарного знака против ответчика за создание путаницы у потребителя до момента продажи, даже если путаница у потребителя была разрешена до того, как была совершена продажа. [22]
Например, в деле Playboy Enterprises, Inc. против Netscape Communications Corp. [ 23] Playboy подал в суд на Netscape за продажу баннерной рекламы с использованием товарных знаков «playboy» и «playmate». Апелляционный суд США девятого округа постановил, что Playboy, скорее всего, покажет, что потребители могут быть привлечены к продуктам конкурентов за счет бесплатного использования репутации Playboy при использовании товарных знаков «playboy» и «playmate», даже если потребители прекрасно знают, что они не покупают услуги у Playboy.
Послепродажная путаница возникает, когда использование товарного знака приводит к тому, что отдельные лица из числа широкой общественности (кроме покупателя) ошибочно полагают, что продукт был произведен владельцем товарного знака. Таким образом, для целей анализа вероятности путаницы, релевантной аудиторией могут быть вовсе не целевые покупатели, а скорее широкая общественность, иначе известная как «человек на улице». [24]
Как сформулировал Апелляционный суд США второго округа , закон о товарных знаках защищает общественность от вреда, причиненного путаницей после продажи: «Законы о товарных знаках существуют для защиты общественности от путаницы. Создание путаницы в контексте после продажи может быть вредным, поскольку, если на рынке слишком много подделок, продажи оригинала могут снизиться, поскольку общественность опасается, что то, что она покупает, может быть не оригиналом. Кроме того, общественность может быть обманута на рынке перепродажи, если для различения оригинала и подделки требуются специальные знания». [25]
Например, в деле Ferrari SPA Esercizio против Roberts [ 26] Ferrari SPA Esercizio, производитель автомобилей класса люкс, известный производством эксклюзивных автомобилей с отличительным дизайном, подал иск о нарушении прав на товарный знак против Carl Roberts после того, как Roberts начал производить и продавать комплекты, которые позволили бы экономным автолюбителям копировать внешний дизайн Ferrari (например, Daytona Spyder, Testarossa) на ходовую часть менее дорогих автомобилей. Хотя Roberts показал, что путаницы не существовало в момент продажи, Апелляционный суд США по Шестому округу пришел к выводу, что разрешение комплектам поступать в продажу ослабит бренд Ferrari, уменьшив воспринимаемую эксклюзивность и качество, которые делают Daytona Spyder и Testarossa привлекательными для потребителей. Суд также постановил, что комплекты были разработаны для идеального копирования внешнего вида автомобилей Ferrari, и существовала большая вероятность возникновения путаницы у клиентов после продажи. Шестой апелляционный суд постановил, что комплекты Робертса нарушают отличительный фирменный стиль автомобилей Ferrari, и в отношении Робертса был вынесен постоянный судебный запрет.
Прямое смешение происходит, когда потребители полагают, что товары или услуги более позднего (младшего) пользователя товарного знака исходят от предыдущего (старшего) владельца товарного знака или спонсируются им. В случаях прямого смешения говорят, что младший пользователь пользуется репутацией и доброй волей старшего пользователя. Прямое смешение обычно происходит, если старший пользователь является гораздо более крупным или более известным производителем, чем младший пользователь.
Обратная путаница возникает, если потребители ошибочно полагают, что более поздний (младший) пользователь товарного знака является источником продуктов или услуг предыдущего (старшего) пользователя товарного знака. Обратная путаница обычно возникает, если младший пользователь является гораздо более крупным или более известным производителем, чем старший пользователь.
Заявления об обратной путанице существуют для того, чтобы не дать крупным компаниям украсть знаки или бренды у существующих, более мелких компаний. Факторы, способствующие вероятности обратной путаницы, включают: (1) сходство между знаками старшего и младшего пользователя, (2) концептуальная сила или уникальность знака старшего пользователя и коммерческая сила или общественная осведомленность о знаке младшего пользователя, (3) внимательность потребителя к продукту, (4) продолжительность использования знака младшим пользователем без возникновения путаницы, (5) имел ли младший пользователь намерение вызвать путаницу, (6) доказательства фактической путаницы, (7) каналы торговли и рекламы для конкурирующих продуктов, (8) сходство усилий производителей по продажам, (9) сходство конкурирующих продуктов в сознании потребителей и (10) факты, предполагающие, что потребители будут ожидать, что младший пользователь будет производить оба продукта или расширяться на рынок старшего пользователя. [27]
Верховный суд впервые постановил, что ответственность за нарушение прав на товарный знак может выходить за рамки прямых нарушителей в деле Inwood Laboratories, Inc. против Ives Laboratories, Inc. [28] Верховный суд сформулировал следующий стандарт для косвенного нарушения: «Если производитель или дистрибьютор намеренно склоняет другого к нарушению прав на товарный знак или если он продолжает поставлять свою продукцию тому, кто, как он знает или имеет основания знать, нарушает права на товарный знак, то производитель или дистрибьютор несет косвенную ответственность за любой ущерб, возникший в результате обмана». [28]
Например, в деле Fonovisa, Inc. против Cherry Auction, Inc. [ 29] Апелляционный суд США по девятому округу наложил вторичную ответственность на арендодателя блошиного рынка, который предоставил «необходимую рыночную площадку» для продажи контрафактных товаров. Суд постановил, что косвенное нарушение прав на товарный знак имело место, поскольку арендодатель намеренно закрывал глаза на продолжающееся нарушение арендатором.
Сторона, обвиняемая в нарушении, может победить в разбирательстве о нарушении, если сможет установить действительное исключение (например, сравнительная реклама) или защиту (например, лаки ) от нарушения или оспорить и отменить базовую регистрацию (например, за неиспользование), на которой основано разбирательство. Другие способы защиты включают мошенничество, общность , функциональность, отказ или добросовестное использование .
Сравнительная реклама происходит, когда одна сторона использует товарный знак другой стороны для ссылки на владельца товарного знака или его товары или услуги. Федеральная торговая комиссия разрешает сравнительную рекламу, где основы сравнения являются правдивыми, не вводящими в заблуждение и четко указанными. [30] Пользователь товарного знака не может подразумевать или предполагать спонсорство, одобрение или аффилированность со стороны владельца знака. Если пользователь использует товарный знак таким образом, чтобы не сбивать с толку или не вводить в заблуждение потребителей, и использует только ту часть знака, которая необходима для идентификации (например, использование слов, но не использование того же шрифта или графики), то это может считаться добросовестным использованием. [31]
Laches — это справедливая защита. Доктрина применяется, когда ответчик утвердительно устанавливает: (1) знание истцом фактов, составляющих основание иска, или разумную возможность обнаружить такие факты; (2) неоправданную задержку истца в начале иска; и (3) ущерб ответчику в результате задержки в возбуждении иска. [32]
Эффективной защитой от нарушения прав на товарный знак может быть утверждение, что «регистрация или неоспоримое право на использование знака были получены обманным путем». [33]
Защита от мошенничества со стороны владельца товарного знака может быть выдвинута в любое время и включает в себя доказательство того, что: (1) заявитель представил в USPTO ложное заявление; (2) ложное заявление имеет существенное значение для возможности регистрации знака; (3) заявитель знал о ложности заявления; и (4) заявитель представил заявление с намерением обмануть USPTO.
Товарные знаки, которые со временем превращаются в родовое название класса товаров, а не остаются отличительным термином, идентифицирующим источник, могут потерять статус товарного знака. [34] Генерицид — это доктрина, в которой ранее охраняемый знак считается неохраняемым, поскольку он больше не обозначает источник или производителя продукта (например, аспирин как продукт, производимый Bayer), а вместо этого категорию или род продукта (аспирин как обезболивающее, которое производитель дженериков может называть своим продуктом).
Аргумент о родовом характере предполагает, что ранее охраняемый товарный знак стал родовым на определенном рынке или в определенной отрасли, поскольку обозначает не производителя, а категорию или род продукта.
Доктрина функциональности гласит, что функциональные характеристики продукта не могут быть зарегистрированы как товарные знаки. Функциональность является признанной защитой от нарушения товарных знаков в законодательстве США. Эта защита не позволяет защите товарных знаков перекрывать патентную защиту, гарантируя, что ни один знак не может быть зарегистрирован, если он является функциональным в целом. [35]
Например, в деле Valu Engineering, Inc. против Rexnord Corp. [ 36] суд постановил, что определенные формы конвейерных лент являются функциональными из-за их более высокой производительности по сравнению с альтернативными конструкциями и поэтому не могут считаться товарным знаком.
Верховный суд постановил, что продукт является функциональным, если:
(1) это существенно для использования или цели товара или если это влияет на стоимость или качество товара; [37] ИЛИ
(2) исключительное использование функциональной особенности поставит конкурентов в существенно невыгодное положение. [37]
Отказ от товарного знака происходит, когда владелец товарного знака намеренно прекращает использование товарного знака в течение трех или более лет, не имея намерения использовать товарный знак снова в будущем. Когда товарный знак отказывается, владелец товарного знака больше не может претендовать на права на товарный знак. По сути, это освобождает товарный знак, так что любой другой может использовать его без регресса со стороны первоначального владельца товарного знака. [38]
Исключение добросовестного использования Закона Лэнхэма является утвердительной защитой, требующей от ответчика доказать, что термин был использован добросовестно и в описательной манере для целей, отличных от цели использования в качестве знака. Закон Лэнхэма включает исключение добросовестного использования в соответствии с § 1115(b)(4) для товарных знаков, состоящих из описательных слов, чтобы предотвратить монополию на товарные знаки в отношении использования описательных терминов.
Существует два типа добросовестного использования: описательное добросовестное использование и номинативное добросовестное использование.
Описательное добросовестное использование позволяет третьей стороне использовать описательную торговую марку другой стороны для описания своего собственного продукта или услуги. [39] Для того чтобы успешно отстаивать защиту добросовестного использования в иске о нарушении прав на товарный знак, ответчик должен доказать три элемента доктрины добросовестного использования: (1) что термин использовался иным образом, чем в качестве знака; (2) что термин использовался для описания предлагаемых товаров или услуг или их географического происхождения; и (3) что использование было осуществлено добросовестно. [40]
Номинативное добросовестное использование позволяет третьим лицам использовать товарный знак другой стороны для обозначения фактического продукта или услуги этой стороны. [41] Использование не должно создавать вероятность путаницы и не может подразумевать спонсорство или одобрение со стороны владельца товарного знака, если такового не существует. [42]
Запреты — это судебные приказы, требующие от нарушителя немедленно прекратить свою незаконную деятельность. Истец будет иметь право на судебный запрет за нарушение товарного знака, если он докажет вероятный успех по существу и возможность непоправимого ущерба. [43]
В соответствии с 15 USC § 1117(a), [44] истец может взыскать прибыль нарушителя, любые понесенные убытки и расходы на ведение иска. При оценке прибыли владелец бренда должен доказать только общую сумму продаж ответчика. После этого на ответчике лежит бремя предоставления доказательств любой суммы, которая должна быть вычтена.
Учет прибыли уместен в деле о нарушении прав на товарный знак только в том случае, если ответчик совершает умышленное нарушение, то есть пытается извлечь выгоду из стоимости известного имени другого лица. [45] В качестве альтернативы истец может взыскать понесенные убытки, если он представит обоснованный прогноз упущенной выгоды.
Торговое соглашение ACTA , подписанное в мае 2011 года Соединенными Штатами, Японией, Швейцарией и ЕС, требует, чтобы его стороны добавили уголовные наказания, включая тюремное заключение и штрафы, за нарушение авторских прав и товарных знаков, и обязывает стороны активно пресекать нарушения. [46] [47] [48]
Во многих странах с общим правом товарный знак, который не зарегистрирован, не может быть «нарушен» как таковой, и владелец товарного знака не может возбудить дело о нарушении в соответствии со статьей закона. Вместо этого владелец может начать дело в соответствии со статьей общего права за подделку или искажение информации или в соответствии с более общим законодательством, запрещающим недобросовестную деловую практику . В некоторых юрисдикциях нарушение торгового стиля также может быть основанием для судебного преследования.