Патентное делопроизводство — это взаимодействие между заявителями и патентным ведомством в отношении патентной заявки или патента .
Процесс судебного преследования в целом делится на два этапа: предварительное и последующее судебное преследование. Предварительное судебное преследование включает в себя составление и подачу патентных заявок, реагирование на действия патентного ведомства и проведение процесса экспертизы для соответствия всем юридическим требованиям патентоспособности . Этот этап требует стратегического представления новизны изобретения и изобретательского шага по сравнению с существующими технологиями. Последующее судебное преследование касается действий, которые происходят после выдачи патента. Это включает в себя поддержание патента, рассмотрение возражений или проблем со стороны третьих лиц и внесение поправок или исправлений в патентную документацию. Это гарантирует, что патент остается подлежащим исполнению и продолжает представлять ценность для патентообладателя. Патентное преследование отличается от патентного судебного разбирательства, которое описывает юридические действия, связанные с нарушением патентов .
Правила и законы, регулирующие патентное преследование, часто излагаются в руководствах, выпускаемых патентными ведомствами различных правительств, таких как Руководство по процедуре патентной экспертизы (MPEP) в Соединенных Штатах или Руководство по практике патентного ведомства (MOPOP) в Канаде. Формальности и существенные требования к подаче патентных заявок и выдаче патентов различаются в зависимости от страны или региона. [1]
Чтобы получить патентные права для изобретателя, практикующий специалист обычно сначала составляет заявку, проводя собеседование с изобретателем, чтобы понять природу изобретения и помочь прояснить его новые особенности. Практикующим специалистам необходимо выяснить, что уже известно людям, знакомым с общей областью изобретения — такой уже известный материал называется предшествующим уровнем техники , и получить чертежи и письменные заметки относительно особенностей изобретения и предыстории.
На этом начальном этапе, иногда называемом «подготовкой патента», практикующий специалист может также попытаться точно определить, кто внес вклад в создание изобретения. Предварительное публичное раскрытие изобретения (или предложение о продаже) или неверный список изобретателей могут необратимо сделать недействительным любой патент, который может возникнуть в результате подачи заявки.
Это определение особенно важно в Соединенных Штатах , но может считаться менее важным в других юрисдикциях, поскольку в США заявки должны быть поданы изобретателем(ями), а не владельцем(ями) патента. Практикующий специалист может также попытаться выяснить, были ли сделаны какие-либо публикации, предложения о продаже или другие подобные публичные раскрытия изобретения. В США эти законы изложены в Разделе 35 Свода законов Соединенных Штатов , §102.
Согласно правилам большинства юрисдикций, [2] собственное публичное раскрытие изобретателем или предложение о продаже изобретения до подачи заявки на патент считается публичным предшествующим уровнем техники, что уничтожает новизну патентной заявки и препятствует выдаче патента. По состоянию на май 2023 года некоторые страны (например, Аргентина, Австралия, Беларусь, Бразилия, Канада, Эстония, КНР, Япония (с июня 2018 года), Южная Корея, Мексика, Новая Зеландия, Россия, Украина, США и Турция) [3] [4] [5] предоставляют изобретателям(ам) льготный период в один год , [6] когда их собственные раскрытия не считаются предшествующим уровнем техники для последующей патентной заявки, хотя на практике воспользоваться этим правилом сложно. В Австрии, Германии и Великобритании льготный период составляет 6 месяцев. [6] [3] [7] Примечательно, что Всемирная организация интеллектуальной собственности и предлагаемый Договор о патентном праве не предоставляют льготного периода для своих патентных заявок. [8] Практика льготного периода была более распространена до 1970 года, чем сегодня. [3] [9]
После составления заявки на патент, соблюдения любых дополнительных правил (например, рассмотрение заявки изобретателем или изобретателями перед подачей) и получения разрешения заявителя практикующий специалист подает заявку на патент в патентное ведомство. Обычно практикующий специалист стремится подать заявку как можно скорее, поскольку в настоящее время во всех странах/юрисдикциях, если поданы две или более заявок по одному и тому же предмету, только сторона, подавшая заявку первой, будет иметь право на патент в соответствии с «правилом первого заявителя ». До принятия Закона об изобретениях Америки Соединенные Штаты следовали правилу первого заявителя , согласно которому ранняя подача может предотвратить использование определенных материалов в отношении патентной заявки в качестве предшествующего уровня техники, пока патентная заявка находится на рассмотрении в патентном ведомстве. Однако три последовательные сессии Конгресса в Соединенных Штатах с 2005 по 2009 год пытались изменить Соединенные Штаты на правило «первого заявителя» с помощью Закона о реформе патентов 2005 года , Закона о реформе патентов 2007 года и Закона о реформе патентов 2009 года . Наконец, 16 сентября 2011 года Соединенные Штаты перешли на правило «первого заявителя» с принятием Закона об изобретениях Америки . Канада и Филиппины были среди последних стран, использовавших систему «первого заявителя», и они перешли на систему «первого заявителя» в 1989 и 1998 годах соответственно. [10]
Большинство патентных заявок имеют по крайней мере два компонента, включая общее письменное описание изобретения и по крайней мере одно его «воплощение», а также набор « заявлений », написанных в особом стиле, который точно определяет, что заявитель считает особыми признаками своего изобретения. Эти заявления используются для того, чтобы отличить изобретение от существующего уровня техники, и сравниваются патентным ведомством с уровнем техники перед выдачей патента.
Патентные заявки в большинстве юрисдикций также обычно включают (и могут быть обязаны включать) чертеж или набор чертежей, чтобы облегчить понимание изобретения. В некоторых юрисдикциях патентные модели также могут быть представлены для демонстрации работы изобретения. В заявках, связанных с генетикой , могут потребоваться образцы генетического материала или последовательности ДНК.
Этапы поиска и экспертизы составляют основную часть рассмотрения патентной заявки, ведущую к выдаче или отклонению заявки.
Патентное ведомство проводит поиск любого предшествующего уровня техники, который имеет отношение к рассматриваемой заявке, и результаты этого поиска сообщаются заявителю в отчете о поиске . Обычно эксперт, проводящий поиск, указывает, в каком аспекте цитируемые документы имеют отношение (новизна, изобретательский уровень , предыстория) [2] и к каким притязаниям они имеют отношение. Материалы, по которым проводится поиск, различаются в зависимости от патентного ведомства, проводящего поиск, но в основном охватывают все опубликованные патентные заявки и технические публикации. Патентное ведомство может предоставить предварительное, необязательное заключение о патентоспособности, чтобы указать заявителю свое мнение о патентоспособности и позволить заявителю решить, как действовать на ранней стадии.
Отчет о поиске обычно публикуется вместе с патентной заявкой через 18 месяцев после самой ранней даты приоритета или, если он недоступен на тот момент, публикуется, как только становится доступен.
Экспертиза патентных заявок может проводиться либо одновременно с поиском (как в США, где отчет о поиске не выдается), либо позднее, после того как заявитель запросил экспертизу (как, например, в рамках ЕПК).
Экспертиза — это процесс, посредством которого патентное ведомство определяет , соответствует ли заявка на патент требованиям для выдачи патента . Процесс включает рассмотрение того, является ли изобретение новым [11] и изобретательским [12], находится ли изобретение в исключенной области [13] и соответствует ли заявка различным формальностям соответствующего патентного права.
Если эксперт обнаруживает, что заявка не соответствует требованиям, выдается отчет об экспертизе ( действие Управления в США), в котором доводятся до сведения заявителя возражения эксперта и содержится просьба об их рассмотрении. Заявитель может ответить на возражения, приведя доводы в поддержку заявки или внеся поправки в заявку, чтобы привести ее в соответствие. [14] В качестве альтернативы, если возражения эксперта обоснованы и не могут быть преодолены, заявка может быть отклонена.
Процесс подачи возражений и ответов повторяется до тех пор, пока патент не будет принят в форму, пригодную для выдачи, заявитель не откажется от заявок [15] или не будет организовано слушание для разрешения вопроса.
В 2021 году уровень выдачи патентов составил 62,7% для EPO , 74,8% для JPO , 74,0% для KIPO , 55,0% для CNIPA и 79,2% для USPTO . [16]
В некоторых юрисдикциях экспертиза патентных заявок по существу не проводится в плановом порядке. Вместо этого действительность регистрации изобретений рассматривается в ходе любого иска о нарушении прав.
Процесс поиска и экспертизы в основном проводится между патентным ведомством и заявителем. Однако в некоторых юрисдикциях заинтересованные третьи лица [17] могут подавать мнения о патентоспособности заявки. Такие мнения могут принимать форму формальной процедуры inter partes до выдачи патента или это может быть просто возможность подачи замечаний в качестве третьей стороны. [17] Реформа законодательства направлена на создание системы оппонирования в Соединенных Штатах.
Заявитель имеет право отказаться от заявки в ходе поиска и экспертизы. Заявка может быть отклонена, если, например, выявлено известное изобретение, которое помешает выдаче патента, и заявитель решает сэкономить средства, прекратив подачу заявки. Патентное ведомство может посчитать заявку отклоненной, если заявитель не выполнил какие-либо требования процесса подачи заявки, например, не ответил на отчет об экспертизе.
В некоторых юрисдикциях (например, в Японии и Южной Корее [ требуется ссылка ] ) после подачи заявки экспертиза необязательна и проводится только по запросу, а не автоматически. Например, в Японии заявка публикуется через 18 месяцев после даты приоритета, но в противном случае заявка остается нерассмотренной до тех пор, пока заявитель не потребует экспертизы, до семи лет после подачи. Это дает заявителю время оценить, на какие заявки стоит тратить деньги, а от каких следует просто отказаться. Только часть от общего числа поданных заявок отбирается заявителями для экспертизы.
Программа ускоренной экспертизы позволяет проводить экспертизу патентной заявки в ускоренном порядке. Чтобы решить проблему патентной неопределенности (время, которое требуется патентному ведомству для оценки и предоставления или отклонения патентной заявки) [18] и эффективно обслуживать потребности новаторов/заявителей, многие ведомства по интеллектуальной собственности (IPO) внедрили такие программы. Конкретные условия, которые необходимо выполнить для получения права на ускоренную экспертизу, различаются в разных ведомствах и между различными типами программ в одном и том же ведомстве. [19]
Некоторые юрисдикции, включая Бермудские острова, Южную Африку, Китай (в случае полезных моделей), Германию (в случае Gebrauchsmusters (полезная модель)) и, по выбору, Испанию, идут на шаг дальше, в том смысле, что заявка передается на выпуск и публикацию в качестве патента, имеющего исковую силу, в короткие сроки, без проведения экспертизы по существу. Вопросы новизны и неочевидности/изобретательского уровня [2] не рассматриваются до тех пор, пока по этим вопросам не возникнет судебное разбирательство. Очевидно, что такой патент не несет той же презумпции действительности, что и патент, который был полностью рассмотрен. Такие системы известны как режимы «регистрации изобретений» и имеют преимущество в виде сниженных затрат, поскольку заявители могут отложить или полностью отказаться от дорогостоящего процесса экспертизы изобретений, которые имеют небольшую или спекулятивную ценность в области деятельности заявителя. Еще одним преимуществом является то, что патент выдается относительно быстро. Например, патент в Южной Африке выдается примерно через 8 месяцев после даты подачи заявки, тогда как в странах, проводящих экспертизу, крайне редко патент выдается менее чем за 3 года. [ необходима ссылка ] В то же время простая подача заявки обычно сохраняет за заявителем право впоследствии добиваться полной экспертизы и защиты своего изобретения, если впоследствии будет обнаружено, что конкурент или пират нарушает права на изобретение.
Однако если эксперт и заявитель не могут прийти к соглашению относительно патентоспособности заявки, заявитель может подать апелляцию либо в патентное ведомство, либо в суд, утверждая, что его патентная заявка была отклонена неправомерно. Для того чтобы такая апелляция была успешной, заявитель должен доказать, что патентное ведомство было неправильно применило закон, истолковало пункты патентной заявки или истолковало и применило предшествующий уровень техники по отношению к патентной заявке. Если апелляция будет успешной, патентное ведомство или суд могут распорядиться о выдаче патента на основании заявки или о том, чтобы патентное ведомство исправило свою экспертизу заявки, если будет установлено, что патентное ведомство было неправо. В противном случае, если заявитель не будет признан убедительным, отклонение патентной заявки может быть поддержано.
В Соединенных Штатах апелляции подаются довольно редко. Совет по патентным апелляциям и вмешательствам выносит решения только по 1–2% всех выданных патентов. Однако для спорных областей, таких как патенты на бизнес-методы , уровень апелляций намного выше. Около 10% патентов на бизнес-методы, выданных в 2006 году, были обжалованы. В некоторых областях, таких как патенты на страхование , этот показатель достигает 30%. [20]
Отказ от патента — это процесс, посредством которого заявитель добровольно или непреднамеренно прекращает рассмотрение патентной заявки.
Как правило, заявитель может отказаться от своей патентной заявки в любое время, и во многих юрисдикциях может «отказаться» от своего патента даже после выдачи патента. Такой отказ может произойти в ходе судебного разбирательства, например, когда заявитель не может убедить патентное ведомство отозвать отклонение его патентной заявки. Кроме того, отказ часто считается имевшим место, если заявитель не отвечает в течение определенного периода времени на служебное действие, вынесенное патентным ведомством, или если заявитель прямо выражает свое намерение отказаться от заявки.
Скорость, с которой отказываются от патентных заявок, может значительно различаться в зависимости от технологии. Например , в США патентные заявки в области электрических соединителей отклоняются с низкой скоростью — всего одна отмена на каждые 18 действий офиса (например, отклонений). Однако заявки на патенты в области бизнес-методов отклоняются с гораздо более высокой скоростью — одна отмена на каждые 5 действий офиса. [21]
В некоторых юрисдикциях заявители обязаны платить ежегодные пошлины за поддержание (также известные как пошлины за продление), пока патентная заявка все еще находится на рассмотрении. [22] [23] Это может существенно повлиять на решение заявителя продолжать судебное преследование. Перед уплатой этих пошлин заявители часто переоценивают коммерческую жизнеспособность своего изобретения и могут решить отказаться от заявки, если технология больше не считается ценной или перспективной.
После отказа в большинстве юрисдикций заявителю обычно запрещается впоследствии добиваться патентной защиты для того же предмета, от которого он ранее отказался. В некоторых юрисдикциях заявители могут возобновить отказ от заявки в течение определенного периода времени или при определенных условиях, таких как непреднамеренный отказ. [24]
Возражение после выдачи патента происходит после выдачи патента, предоставляя окно, в течение которого третьи лица [17] могут оспорить действительность патента. [25] Эта процедура позволяет оспаривателям представлять аргументы и доказательства в патентное ведомство с целью аннулировать или изменить выданный патент, если будет установлено, что он не обладает новизной, изобретательским уровнем или не соответствует другим критериям патентоспособности. [2] Возражение после выдачи патента служит эффективной и экономически выгодной альтернативой судебному разбирательству для оспаривания действительности патента. Оно помогает поддерживать целостность патентной системы, гарантируя, что только патенты, соответствующие всем правовым стандартам, остаются в силе, тем самым уравновешивая права владельцев патентов с интересами общественности и конкурентов.
В Европейском патентном ведомстве , например, любое лицо может подать возражение против выдачи европейского патента в течение девяти месяцев с момента выдачи. [26] В Израиле третья сторона может возражать против разрешённой заявки в течение трёх месяцев после публикации разрешённой заявки. [25]
Повторная экспертиза — это процедура, проводимая патентным ведомством после выдачи патента, в ходе которой действительность патента повторно проверяется по запросу патентообладателя или третьего лица [17] в порядке, предусмотренном применимым законодательством. [27]
В некоторых странах система повторной экспертизы предоставляется в качестве альтернативы или дополнения к системе возражений . По сравнению с системой возражений, в целом, повторная экспертиза не ограничена по времени и может быть запрошена в течение срока действия патента. В некоторых странах повторная экспертиза проводится одним экспертом или подразделением патентного ведомства, которое изначально выдало патент, по сравнению с полной коллегией по возражениям в случаях возражений после выдачи патента. [27]
В некоторых юрисдикциях, таких как Соединенные Штаты, владелец патента может даже попытаться расширить область действия изобретения, определенную в формулах изобретения, путем подачи заявки на повторную выдачу, хотя расширяющая перевыпуск в США должна быть подана в течение 2 лет с момента выдачи. Кроме того, в Соединенных Штатах только владелец патента может подать заявку на повторную выдачу. Дело In Re Tanaka [28] установило принцип, согласно которому патентообладатель может добавлять узкие зависимые пункты к выданному патенту посредством процесса повторной выдачи, поскольку патент с более узкими зависимыми пунктами в меньшей степени подлежит признанию недействительным при судебном разбирательстве. Однако чаще всего патентообладатель должен выявить ошибки в первоначальных пунктах изобретения, тем самым отказываясь от некоторой области действия взамен. [29]
В Соединенных Штатах «повторная экспертиза» относится к процессу запроса, чтобы патентное ведомство снова подвергло выданный патент дополнительной экспертизе, сопровождаемой патентами или печатными публикациями, показывающими, что существует существенный новый вопрос патентоспособности («SNQ»), и/или объяснением релевантности предшествующего уровня техники для заявленного изобретения. [30] В отличие от других соображений недействительности, только патенты и печатные публикации будут рассматриваться при повторной экспертизе; см. 37 CFR 1.552. [31] В отличие от повторной выдачи, повторная экспертиза может быть запрошена не только владельцем патента или изобретателем, но и любым лицом , в том числе анонимно, хотя тот, кто запрашивает повторную экспертизу, должен также внести плату, которая существенно выше, чем подача новой патентной заявки. Преимущество повторной экспертизы заключается в том, что выданные патенты могут быть либо признаны недействительными, либо снова признаны действительными, без значительных затрат и длительного времени, необходимых для иска о нарушении патентных прав или декларативного судебного решения .
Кроме того, в Соединенных Штатах до вступления в силу Закона об изобретениях Америки в 2012 году, если были поданы две патентные заявки, в которых излагались требования, направленные на один и тот же предмет, патентное ведомство могло объявить о «вмешательстве» и потребовать, чтобы каждая из сторон явилась в патентное ведомство для определения того, кто был самым ранним, кто открыл заявленное изобретение. Эта «практика вмешательства» не применяется в большинстве других юрисдикций, поскольку она устраняется системой «первого заявителя», используемой в большинстве стран. Во время вмешательства стороны могут представить доказательства, подтверждающие их утверждение о том, что они являются самым ранним изобретателем, и патентное ведомство выносит решение после процесса вмешательства, похожего на судебный процесс. Практика вмешательства не применяется к патентам, поданным после 12 сентября 2012 года, поскольку США перешли на систему «первого заявителя», которая во многом похожа на систему «первого заявителя».
В некоторых юрисдикциях только уполномоченные специалисты могут действовать в патентном ведомстве, хотя заявители ( например, изобретатели) обычно могут представлять себя сами. Это известно как представительство pro se .
Обычно рекомендуется, чтобы заявитель не представлял себя pro se. В Соединенных Штатах, например, патентный эксперт выдаст следующий параграф формы, если очевидно, что заявитель не знаком с политикой и процедурами патентного ведомства: [32]
¶ 4.10 Привлечение услуг адвоката или агента
Конфиденциальность между клиентами и их патентными консультантами является основополагающим аспектом процесса патентного преследования. Она позволяет изобретателям и заявителям свободно обмениваться всей соответствующей информацией, включая конфиденциальные технические детали и потенциальные юридические вопросы, не опасаясь, что эти сообщения будут раскрыты третьим лицам [17] или станут публичными. Этот открытый диалог необходим патентным консультантам для предоставления всеобъемлющих и эффективных юридических консультаций, гарантируя, что изобретения будут надлежащим образом защищены и что все юридические требования будут полностью выполнены. [33]
Во многих юрисдикциях патентные консультанты связаны профессиональными кодексами поведения и правовыми нормами, которые предписывают конфиденциальность клиентских коммуникаций. Нарушения этой конфиденциальности могут привести к серьезным последствиям, таким как дисциплинарные меры , штрафы или даже тюремное заключение . Однако степень этой защиты значительно различается в разных правовых системах. Например, в некоторых странах общего права коммуникации между клиентами и патентными консультантами, которые не являются квалифицированными юристами, могут не иметь той же привилегии, что и коммуникации с адвокатами, что потенциально может раскрыть такие коммуникации во время судебных разбирательств, таких как раскрытие информации . [33]
Международный характер патентного преследования усложняет сохранение конфиденциальности. В то время как некоторые страны распространяют защиту конфиденциальности на сообщения как с местными, так и с иностранными патентными консультантами, другие не признают привилегию для советов, полученных от консультантов, квалифицированных в другой юрисдикции. Это несоответствие может привести к ситуациям, когда конфиденциальные сообщения в одной стране могут быть раскрыты в другой, подрывая защиту конфиденциальной информации . В результате клиенты и патентные консультанты должны ориентироваться в путанице национальных законов, чтобы гарантировать сохранение конфиденциальности на протяжении всего процесса патентного преследования во всем мире. [33] [34]