Первоначальное смешение интересов — это правовая доктрина в соответствии с законодательством о товарных знаках , которая позволяет установить нарушение, когда существует временное смешение, которое рассеивается до совершения покупки. Как правило, нарушение прав на товарный знак основано на вероятности смешения для потребителя на рынке. Эта вероятность обычно определяется с помощью многофакторного теста, который включает такие факторы, как сила знака и доказательства любого фактического смешения. Однако нарушение прав на товарный знак, которое опирается на первоначальное смешение интересов, не требует вероятности смешения на момент продажи; знак должен только привлечь первоначальное внимание потребителя.
Примечательный гипотетический пример первоначальной путаницы интересов, впервые обсуждавшийся в деле Brookfield v West Coast Entertainment [1] , касается двух видеомагазинов. Конкурент West Coast Video, Blockbuster Video, размещает рекламный щит на участке шоссе, рекламирующий West Coast Video на предстоящем съезде. В действительности на этом съезде нет никакого West Coast Video; вместо этого находится Blockbuster Video. Потребитель, ожидающий найти магазин West Coast Video, видит Blockbuster Video и решает посетить подходящую замену. Несмотря на то, что путаница была развеяна, Blockbuster по-прежнему незаконно присваивает приобретенную деловую репутацию торговой марки West Coast Video.
Доктрина первоначального смешения интересов применялась судами США еще в 1975 году. Однако с появлением Всемирной паутины количество исков о первоначальном смешении интересов возросло с 10 дел, основанных на этой доктрине до 1990 года, до более чем 100 в период с 1990 по 2005 год. [2]
Первое решение, касающееся первоначальной путаницы интересов, было в деле Grotrian, Helfferich, Schults., Th. Steinweg Nachf. v Steinway & Sons [3] , хотя это точное выражение никогда не использовалось. На момент спора Grotrian, Helfferich, Schultz., Th. Steinweg Nachf. (также именуемая «Grotrian») импортировала в Соединенные Штаты пианино с маркировкой « Grotrian-Steinweg » и рекламировала их под названием «Steinweg». Следовательно, Steinway & Sons подала иск о нарушении прав на товарный знак против Grotrian. Стороны исторически связаны — основатель Steinway & Sons Генри Э. Стейнвей , который англицировал свое имя с Генриха Энгельхарда Штайнвега после переезда в Нью-Йорк в 1850 году, изначально производил пианино в Германии под маркой Steinweg, а его сын был партнером Grotrian. Когда Steinweg/Steinway переехали в Америку, немецкий бизнес был продан трем сотрудникам: Гротриану, Хельффериху и Шульцу, с разрешением использовать название «Steinweg».
В апелляции судья 2-го округа У. Х. Тимберс подтвердил мнение судьи Л. Ф. Макмахона о том, что «введенный в заблуждение в отношении первоначального интереса потенциальный покупатель Steinway может убедиться в том, что менее дорогой Grotrian-Steinweg по крайней мере так же хорош, если не лучше, чем Steinway». [4] Однако апелляционный суд признал, что вероятность путаницы может отсутствовать во время покупки, поскольку те, кто покупает дорогие пианино, могут считаться хорошо информированными. Вместо этого суд постановил, что в данном случае не нужно было доказывать фактическую или потенциальную путаницу во время покупки. Мотивацией этого решения было то, что «название Grotrian-Steinweg привлечет потенциальных клиентов, основываясь на репутации, созданной Steinway в [Соединенных Штатах] за многие годы». Суд пришел к выводу, что Grotrian пытался увеличить свои продажи, основываясь на силе названия «Steinway», и что «такая первоначальная путаница наносит ущерб Steinway».
Следующее значимое решение [2], основанное на первоначальной путанице интересов, было Mobil Oil Corp. против Pegasus Petroleum Corp. [ 5] В этом случае Mobil подала в суд на Pegasus Petroleum, нефтеторговую компанию, основанную в 1981 году, на основании нарушения прав на товарный знак в отношении названия «Pegasus». Mobil является владельцем зарегистрированного товарного знака как на символ летящей лошади, представляющий греческую мифологическую фигуру Пегаса , так и на само название «Pegasus». [2] Однако логотип Pegasus Petroleum не представлял никакой летящей лошади и состоял исключительно из двух переплетенных букв «P».
На первом судебном разбирательстве судья Л. Ф. Макмахон пришел к выводу, что «существует достаточная вероятность путаницы между символом летящей лошади Mobil и использованием Pegasus Petroleum знака „Pegasus“, чтобы предоставить Mobil защиту в соответствии с Законом Лэнхэма». Найдя решение «не явно ошибочным», 2-й окружной суд разъяснил в апелляции, что вероятность путаницы следует понимать как «вероятность того, что Pegasus Petroleum приобретет решающее доверие на начальных этапах сделки». Суд пришел к выводу, что Pegasus Petroleum вводила в заблуждение потенциальных клиентов из-за их первоначального интереса, вызванного знаком Pegasus, и постановил, что эта первоначальная путаница сама по себе представляет достаточный ущерб товарному знаку.
Первоначальная путаница интересов стала гораздо более заметной в эпоху Интернета. [2] Суды поддержали иски о нарушении прав на товарные знаки в доменных именах ( киберсквоттинг ), метатегах , которые влияют на результаты поисковых систем, и ключевых словах в рекламе, используя доктрину первоначальной путаницы интересов.
В деле Brookfield Communications, Inc. против West Coast Entertainment Corp. [ 1] Апелляционный суд 9-го округа принял доктрину первоначального смешения интересов, которая ранее была разработана во 2-м округе, и напрямую рассмотрел вопрос о том, могут ли термины зарегистрированных товарных знаков использоваться в качестве метатегов на веб-страницах владельцев, не являющихся товарными знаками.
Brookfield разработал программное обеспечение под названием MovieBuff, которое состояло из поисковой базы данных прошлых, текущих и будущих фильмов, их обзоров кассовых сборов, расписаний и других данных. Федеральная регистрация товарного знака «MovieBuff» была выдана в 1998 году, охватывая как товары, так и услуги. Чтобы продавать программное обеспечение MovieBuff, Brookfield зарегистрировал два доменных имени : moviebuffonline.com и brookfieldcomm.com в 1996 году. Он также разместил версию базы данных в Интернете на inhollywood.com . Brookfield не смог зарегистрировать домен moviebuff.com в то время, поскольку West Coast уже зарегистрировал его.
West Coast, одна из крупнейших в стране сетей видеопрокатов, впоследствии запустила на moviebuff.com онлайн-базу данных фильмов, похожую на ту, что развернул Brookfield. Кроме того, и этот веб-сайт, и westcoastvideo.com , законный домен West Coast, содержали мета-ключевые слова "moviebuff" и "moviebuff.com". Эти мета-ключевые слова предназначались для индексации поисковыми системами , чтобы потребитель, ищущий "moviebuff", мог найти страницу. Хотя это был распространенный способ повышения видимости в ранних поисковых системах, большинство современных поисковых систем не полагаются на мета-ключевые слова для ранжирования результатов.
Хотя 9-й округ признал, что не было никакой вероятности путаницы между двумя продуктами, суд тем не менее признал West Coast ответственным за нарушение товарного знака, поскольку товарный знак «moviebuff», а также «moviebuff.com» появились в метатегах westcoastvideo.com , не нарушающего права домена, используемого West Coast. Суд заявляет, что «хотя нет никакой путаницы источника в том смысле, что потребители знают, что они покровительствуют West Coast, а не Brookfield, тем не менее, есть первоначальная путаница интересов в том смысле, что, используя moviebuff.com или MovieBuff для перенаправления людей, ищущих MovieBuff, на свой веб-сайт, West Coast неправомерно получает выгоду от деловой репутации, которую Brookfield создала в своей торговой марке».
В деле Playboy Enterprises, Inc. против Netscape Communications Corp. [ 6] Playboy обвинил Netscape (вместе с Excite) в продаже баннерной рекламы, в которой использовались товарные знаки «playboy» и «playmate». Окружной суд отклонил иск, сославшись на добросовестное использование и другие аргументы. Однако Девятый окружной суд провел параллели с делом Brookfield против West Coast [ 1] и пришел к выводу, что «аналоги с Brookfield предполагают, что PEI сможет продемонстрировать вероятность смешения, достаточную для того, чтобы отменить решение суда в порядке упрощенного судопроизводства». Суд постановил, что Playboy, скорее всего, покажет, что потребители могут быть привлечены к продуктам конкурентов за счет бесплатной езды на репутации Playboy при использовании товарных знаков «playboy» и «playmate», даже если потребители прекрасно знают, что они не покупают услуги у Playboy.
Несколько человек критиковали доктрину первоначальной путаницы интересов. Одна из проблем заключается в том, что первоначальная путаница интересов «не имеет строгого определения». [7] Другие заявили, что при отсутствии последовательной концепции ущерба, наносимого владельцу товарного знака, первоначальная путаница интересов делает подлежащим судебному преследованию не «реальный ущерб, понесенный владельцем товарного знака», а нечто больше похожее на «возмущение бренда». [8] Кроме того, некоторые утверждают, что поскольку первоначальную путаницу интересов можно обнаружить без многофакторного анализа вероятности путаницы, она представляет собой «кратчайший путь к нарушению, как судебная игра в «Желоба и лестницы»» [9] Другая проблема заключается в отсутствии консенсуса среди судов относительно применимости первоначальной путаницы интересов. [10] Судья Берзон из Девятого округа в совпадающем мнении в деле Playboy Enterprises, Inc. против Netscape Communications Corp. спросил, хотел ли суд «продолжить применять необоснованное правило», ссылаясь на первоначальную путаницу интересов, как обсуждалось в деле Брукфилда . [6]