В патентном праве США полезность является условием патентоспособности . [1] Как предусмотрено в 35 USC § 101, изобретение является «полезным», если оно обеспечивает некоторую идентифицируемую выгоду и может быть использовано, и «бесполезным» в противном случае. [2] Большинство изобретений обычно не оспариваются как не имеющие полезности, [3] но доктрина препятствует патентованию фантастических или гипотетических устройств, таких как вечные двигатели . [4]
Руководящие принципы патентных экспертов требуют, чтобы патентная заявка выражала конкретную, достоверную и существенную полезность. [5] Отклонение экспертом обычно требует документальных доказательств, устанавливающих prima facie, показывающих, что нет конкретной, существенной и достоверной полезности.
Основная причина наличия требования полезности — предотвращение выдачи патентов на вещи, которые являются спекулятивными и могут блокировать полезные изобретения в будущем. [ необходима цитата ] В фармацевтическом контексте проблема полезности обычно возникает, когда есть патентная заявка на новый препарат, но раскрытие патента не указывает (или не доказывает), какое заболевание лечит этот препарат. [ необходима цитата ] Примечательно, что полное одобрение FDA препарата не требуется до подачи патентной заявки. Достаточно продемонстрировать, что этот кандидат на лекарство проходит некоторые установленные испытания in vitro (см. ниже). [ необходима цитата ]
Один комментатор в 1853 году так объяснил доводы против бесполезных изобретений :
Патент на бесполезное изобретение некоторые считают недействительным по общему праву, другие — в силу Статута о монополиях , который делает недействительными дары привилегий, которые имеют тенденцию наносить ущерб торговле или являются в целом неудобными. Теперь, если бы монополия была разрешена на бесполезное изобретение, другие лица были бы лишены возможности улучшить его или использовать его в каких-либо целях, так что комбинации полезности могли бы быть затруднены. Это встало бы на пути настоящих изобретателей и, следовательно, было бы вредно для общественности в целом. [6]
Европейское патентное право и Договор о патентной кооперации вместо термина «полезность» используют термин «промышленная применимость» . [7] Хотя он служит той же цели, что и требования США к полезности и патентоспособности объектов , на практике он более узкий. [ необходима ссылка ]
При рассмотрении требования полезности для патентов необходимо учитывать три основных фактора: работоспособность изобретения, полезное использование изобретения и практическое использование изобретения. [ необходима ссылка ]
Важность работоспособности как требования к заявкам оспаривается.
Джанис Мюллер утверждает, что неработоспособное изобретение может не соответствовать требованию о применимости в соответствии с 35 USC § 112, поскольку «изобретатель не может должным образом описать, как использовать неработоспособное изобретение...» [8] Однако, как авторитетный источник, учебник г-жи Мюллер ссылается на другой учебник, Landis on Mechanics of Patent Claim Drafting, который сам ссылается на раздел 2173.05(l) [9] в Руководстве по процедуре патентной экспертизы . Раздел 2173.05(l) не был частью Руководства по процедуре патентной экспертизы с 1990-х годов. Самым последним заявлением Руководства по процедуре патентной экспертизы является 2107.01:
Ситуации, когда изобретение оказывается «неработоспособным» и, следовательно, лишенным полезности, редки, а отклонения, поддерживаемые исключительно на этом основании Федеральным судом, еще реже. Во многих из этих случаев полезность, заявленная заявителем, считалась «невероятной в свете знания данной области или фактически вводящей в заблуждение» при первоначальном рассмотрении Бюро. ... Другие случаи предполагают, что при первоначальной оценке Бюро посчитало заявленную полезность не соответствующей известным научным принципам или «в лучшем случае спекулятивной» относительно того, присутствовали ли в изобретении атрибуты изобретения, необходимые для придания заявленной полезности. ... Как бы то ни было, основной вывод суда в этих случаях заключался в том, что на основе фактических данных дела было ясно, что изобретение не могло и не работало так, как утверждал изобретатель. Действительно, использование множества ярлыков для описания одной проблемы (например, ложное утверждение относительно полезности) привело к некоторой путанице, которая существует сегодня в отношении отклонения, основанного на требовании «полезности».
Полезность была установлена как требование в патентном праве Соединенных Штатов в 1817 году в результате дела Лоуэлла против Льюиса (1 Mason. 182; 1 Robb, Pat. Cas. 131 Окружной суд, округ Массачусетс. Майский срок. 1817.). Критерий полезности, установленный в этом деле, заключается в том, как написал судья Джозеф Стори в решении суда, что для того, чтобы быть патентоспособным, изобретение должно быть «полезным» и не должно «быть легкомысленным или вредным для благосостояния, хорошей политики или здоровой морали общества». [10] Однако, несмотря на это постановление, патенты продолжали выдаваться на устройства, которые можно было бы считать безнравственными (например, устройства для азартных игр, см., например, Brewer против Lichtenstein [11] и Ex parte Murphy [12] ) или обманными (см. Juicy Whip, Inc. против Orange Bang, Inc. (дело о дозаторе сока, который, как утверждается, вводил общественность в заблуждение, заставляя ее поверить в то, что жидкость, видимая в прикрепленном резервуаре, была той, которая выдавалась)). [13] В деле Juicy Whip Апелляционный суд Федерального округа положил конец требованию: «Конгресс никогда не подразумевал, что патентные законы должны заменять полицейские полномочия штатов, подразумевая под этим термином те полномочия, посредством которых поощряются здоровье, порядок, мир и общее благосостояние общества… мы не находим оснований в разделе 101 для того, чтобы считать, что изобретения могут быть признаны непатентоспособными из-за отсутствия полезности просто потому, что они способны обмануть некоторых членов общества». (Juicy Whip Inc. против Orange Bang Inc., 185 F.3d 1364, 1367–68, 51 USPQ2d 1700, 1702-03 (Fed. Cir. 1999), см. также Руководство по процедуре патентной экспертизы 706.03(a)(II))
Последняя категория полезности — это практическая или конкретная полезность. По словам Мюллера, «чтобы быть патентоспособным, изобретение должно иметь некоторое реальное применение». [14] Порог полезности относительно легко удовлетворить для механических, электрических или новых изобретений, поскольку цель требования полезности — гарантировать, что изобретение работает на некотором минимальном уровне. [ требуется ссылка ] Однако требование практической или специфической полезности для патентоспособности может быть сложнее удовлетворить для химических или биологических изобретений из-за уровня неопределенности в этих областях. Верховный суд США в деле Бреннер против Мэнсона (в 1966 году) постановил, что новый процесс изготовления известного стероида не удовлетворяет требованию полезности, поскольку заявители на патент не показали, что стероид выполняет какую-либо практическую функцию. Суд постановил, «... патент на процесс в химической области, который не был разработан и не указал на степень конкретной полезности, создает монополию на знания, которые должны быть предоставлены только в том случае, если это четко предписано законом». [15] Практическая или конкретная полезность — это требование, чтобы изобретение имело определенную цель. [15]
Самый первый Закон США о патентах 1790 года требовал, чтобы патентоспособные изобретения были «достаточно полезными и важными». [16] В деле 1817 года Лоуэлл против Льюиса (окружной суд, округ Массачусетс) было провозглашено, что: слово «полезный», таким образом, включено в [Патентный] закон в отличие от вредного или безнравственного. Это очень широкое определение сохранилось и в двадцатом веке. Оно стало основой для доктрины полезной полезности , которая исключает из патентоспособности все безнравственное или обманчивое. [17] Однако в 1970-х годах после дел, устанавливающих патентоспособность игрового автомата в 1977 году [18] и автоматов по продаже напитков с декоративными резервуарами, которые не содержали фактически выдаваемый напиток, [17] Патентное и товарное ведомство США и федеральные суды больше не рассматривают ни полезную полезность, ни обманчивые или безнравственные качества изобретений.
Однако не только «вредные или безнравственные» изобретения являются [ требуется разъяснение ] проблемой полезности. Часто новым химикатам, которые известны своей полезностью как класс, но не продемонстрировали «конкретной, существенной и достоверной полезности» [19], отказывают в патенте. Знаковым решением в этой области является решение 1966 года по делу Бреннер против Мэнсона . В этом случае Верховный суд США пришел к выводу, что новый стероид не был «полезным» в значении патентного права, поскольку на момент подачи заявки у него не было определенного применения. «Патент — это не лицензия на охоту», — заявил суд. Это «не вознаграждение за поиск, а компенсация за успешное завершение [поиска]». Этот стандарт полезности не может быть соблюден, пока «конкретная выгода не существует в доступной в настоящее время форме». [15]
В тот же день, что и Бреннер против Мэнсона , Суд вынес решения по двум другим делам In re Kirk и In re Joly. Эти дела отрицали патентоспособность химических промежуточных продуктов для продуктов, которые не имели известного применения.
В 1955 году Апелляционный суд США по федеральному округу в деле In re Brana разъяснил, что требование полезности для фармацевтических изобретений не требует формального одобрения со стороны Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами . [20] Вместо этого достаточно доказательства эффективности in vitro с использованием известного теста.
В 1995 году USPTO опубликовало новые руководящие принципы полезности, которые исключили «существенные», но сохранили «конкретные» и «достоверные» требования. [21] В случае процесса производства химикатов полезность процесса может быть установлена только в том случае, если продукт этого процесса имеет полезность. Таким образом, процесс, приводящий только к продуктам, которые не имеют известного применения, не является патентоспособным.
Другим знаковым решением, связанным с полезностью биологических изобретений, стало дело 2005 года In re Fisher. [22] Оно отрицало патентоспособность экспресс-меток последовательностей (которые представляют собой «крошечные части целого гена, которые могут использоваться для идентификации неизвестных генов и картирования их положения в геноме»), поскольку на момент подачи патентной заявки их единственным известным применением было использование в качестве исследовательского инструмента. [23]
Полезность изобретения должна быть продемонстрирована в самой заявке на патент. Действия после подачи заявки не могут быть использованы для доказательства полезности. [24]
Во время патентного разбирательства раскрытая полезность считается действительной. Патентное ведомство несет бремя опровержения полезности. Стандарт, используемый USPTO, заключается в том, является ли более вероятным, что изобретение не будет иметь полезности с точки зрения человека, имеющего обычные навыки в данной области . Если эксперт представляет доказательства того, что изобретение бесполезно, бремя доказательства полезности переходит к заявителю. Затем заявитель может представить дополнительные данные для подтверждения полезности. [20] Изобретение должно обладать полезностью на момент подачи заявки. [25]