Aro Manufacturing Co. против Convertible Top Replacement Co. , 365 US 336 (1961), — дело Верховного суда США , в котором суд пересмотрел доктрину патентного права США о ремонте и реконструкции . [1] Решение иногда называют Aro I , поскольку несколько лет спустя Верховный суд повторно рассмотрел те же вопросы во втором деле в 1964 году с участием тех же сторон — Aro II . [2]
Конкретный спор в деле Aro касался замены тканевой верхней части сборки складной крыши автомобиля. Через несколько лет верх рвался или обесцвечивался, часто из-за птичьего помета, [3] и владельцы хотели заменить тканевую часть, не покупая полностью новую сборку складной крыши. [4] Патент [5] охватывал комбинацию ткани и ряда металлических деталей, которые оставались пригодными к эксплуатации. Aro была компанией, которая занималась поставками сменных тканевых верхов, которые подходили различным моделям автомобилей. Поскольку Aro отказалась выплачивать роялти патентообладателю, последовало судебное разбирательство о нарушении патентных прав .
До решения Верховного суда по делу Aro I , когда покупатель запатентованного продукта заменял некоторые компоненты продукта (поскольку они были изношены или иным образом не удовлетворяли владельца продукта), нижестоящие суды США принимали решение о том, являлось ли такое поведение допустимым ремонтом или недопустимой реконструкцией запатентованного изделия, используя сложный многофакторный тест на сбалансированность.
Суды сопоставляли друг с другом такие факторы, как следующие, хотя общего знаменателя для них не было:
Таким образом, апелляционный суд заявил в своем заключении, что ткань «не является второстепенным или относительно недорогим компонентом» запатентованной комбинации или элементом, который, как ожидается, износится после очень короткого периода использования, — хотя ее «ожидаемый срок службы» короче, чем у других компонентов, — и по этим причинам он пришел к выводу, что «владелец [не] будет рационально полагать, что... он делает лишь незначительный ремонт», заменяя изношенную ткань, но что, вместо этого, замена «будет считаться крупной реконструкцией». [6]
Однако собственные немногочисленные прецеденты Верховного суда имели тенденцию рисовать более широкой кистью вместо того, чтобы прибегать к вышеупомянутому факторному анализу. Верховный суд заявил, что «дистиллированная сущность» предшествующего прецедентного права исходила от судьи Лернда Хэнда , [7] который постановил в 1948 году, что «[патентный] монополист не может помешать тем, кому он продает,... восстанавливать изношенные в результате использования изделия, если только они фактически не производят новое изделие». [8]
Соответственно, суд отклонил подход нижестоящих судов к ремонту и реконструкции, основанный на факторном анализе.
Суд рассмотрел прецедентное право, касающееся ремонта и реконструкции, уделив основное внимание своим собственным, а не мнениям нижестоящих судов. Он отклонил анализ этих нижестоящих судов, использующих многофакторный, сбалансированный тест, и вместо этого постановил, что надлежащим тестом будет следующее:
Решения этого Суда требуют вывода о том, что реконструкция запатентованного объекта, состоящего из незапатентованных элементов, ограничивается такой истинной реконструкцией объекта, чтобы «фактически создать новую статью» после того, как объект, рассматриваемый как целое, был израсходован. Для того чтобы вызвать монополию, предоставленную патентом, в игру во второй раз, это должно, действительно, быть вторым созданием запатентованного объекта. …Простая замена отдельных незапатентованных частей, по одной за раз, будь то одна и та же часть повторно или различные части последовательно, является не более чем законным правом владельца на ремонт своей собственности. Измеряемая этим тестом, замена ткани, вовлеченной в этот случай, должна характеризоваться как допустимый «ремонт», а не «реконструкция». [9]
Суд подчеркнул, что анализ нарушения прав при создании объекта, заявленного в патенте на комбинацию, не может выделить один элемент комбинации как «существенный», а может установить нарушение только в том случае, если выполнены все элементы:
Ни один элемент, не запатентованный отдельно, который составляет один из элементов патента на комбинацию, не имеет права на патентную монополию, каким бы существенным он ни был для запатентованной комбинации и какой бы дорогостоящей или сложной ни была замена. Хотя в некоторых решениях судов низшей инстанции есть формулировка, указывающая на то, что «ремонт» или «реконструкция» зависят от ряда факторов, важно, что каждое из трех дел этого Суда, цитируемых для этого предложения, постановляет, что лицензия на использование запатентованной комбинации включает право «сохранять ее пригодность для использования в той мере, в какой она может быть затронута износом или поломкой». [10]
На этом основании замена старого тканевого верха была допустимым ремонтом, а не недопустимой реконструкцией. Мнение большинства, высказанное судьей Уиттакером, в значительной степени приняло аргументы, высказанные Министерством юстиции США в качестве amicus curiae .
Сравнимый с результатом дела Aro результат был достигнут в соответствии с законодательством Великобритании, хотя последнее идет несколько дальше, разрешая ремонту автомобилей распространяться на замену изношенных деталей, подлежащих защите интеллектуальной собственности. [11] В деле British Leyland Motor Corp против Armstrong Patents Co Палата лордов постановила, что Leyland не может помешать третьей стороне (Armstrong) поставлять сменные выхлопные трубы покупателям автомобилей Leyland, несмотря на существование права интеллектуальной собственности (авторского права) на конструкцию выхлопной трубы. Предоставление Leyland требуемого ею возмещения имело бы эффект отступления от права собственности, которое Leyland передал владельцам автомобилей при покупке ими автомобилей. Это обоснование сопоставимо с доктриной правового эстоппеля в соответствии с законодательством США.
Хотя Армстронг был третьей стороной, не состоявшей в отношениях с Лейландом, и не имевшей отношения к сделке по покупке автомобиля, тем не менее Армстронгу было разрешено полагаться на права владельцев автомобилей относительно Лейланда (как Аро было разрешено полагаться на права владельцев автомобилей ремонтировать свою собственность и содержать ее в хорошем состоянии). В своей речи лорд Бридж заявил: «Что нужно владельцу, если его право на ремонт должно представлять для него ценность, так это свобода приобретения ранее изготовленной сменной выхлопной системы на неограниченном рынке». В этой связи он заметил, что для широкой публики было бы нецелесообразно изготавливать собственные выхлопные трубы или идти к деревенскому кузнецу, чтобы они были изготовлены специально. Аналогичный принцип, позволяющий третьей стороне отстаивать права другого лица, был признан в законодательстве США, когда владелец прав не в состоянии эффективно отстаивать свои права сам. [12]
Некоторые комментаторы одобрили решение Aro как обеспечивающее большую определенность и лучший баланс интересов общественности и производителей оригинального оборудования. Другие комментаторы не одобрили «короткую расправу» в решении с косвенными претензиями производителей о нарушении исключительного права на продажу запасных частей для своей продукции.
Джеймс С. Бейджмен объясняет проблему ремонта против реконструкции как «еще один аспект проблемы того, насколько далеко следует расширять патентную монополию», поскольку «решить, является ли доктрина ремонта защитой от обвинения в косвенном нарушении, означает решить, должен ли патентообладатель получать какую-либо дополнительную компенсацию сверх того, что он получил от первоначальной продажи своего изобретения в течение срока службы этого устройства». Тест Аро в значительной степени лишает патентообладателей этого источника дохода. Тогда проблема заключается в предоставлении изобретателям достаточного стимула, чтобы они создавали и раскрывали изобретения. «Компенсация сверх этого уровня „достаточности“, возможно, необоснованна». Бейджмен считает «сомнительным, что, устранив этот источник компенсации, потенциальные изобретатели потеряют экономический стимул к творчеству». Поэтому он заключает: « Тест Aro I, по-видимому, обеспечивает более дорогой, более четко определенный стандарт. Получаемая в результате выгода для производителя и потребителя незапатентованных деталей, по-видимому, перевешивает риск потери творческого стимула в результате отказа от [предшествующего, многофакторного] теста». [13]
Томас Ф. Кэффри считает , что Аро устанавливает стандарт, при котором ремонт будет обычным результатом, а реконструкция — редким случаем. Он замечает, что судья Блэк, согласившийся в особом мнении, довольно откровенно описывает недостатки «многофакторного» теста, обнаруженные в предыдущих решениях нижестоящих судов. Блэк «прилагает все усилия, чтобы указать на пагубное влияние, которое правило, отстаиваемое меньшинством, будет иметь на предприятия малого бизнеса», «удерживая малых предпринимателей от участия в деятельности, которая была бы признана, если бы она была продолжена, не нарушающей права». Затем Кэффри спрашивает: «является ли единый тест, предложенный большинством, таким же неопределенным из-за своей простоты, как тест «многофакторный» из-за своей сложности?» Он отвечает, что «ответ определенно нет». По его мнению, неясность — это добродетель:
Любые попытки прояснить тест «изготовления», будь то с помощью примера, описания или иным образом, обязательно приведут к рассеиванию любых остатков простоты, которые могли бы его окружать. Такие попытки сведут на нет все, что Суд намеревался достичь в этом мнении. . . . Таким образом, что важно, Суд установил недвусмысленный тест, не стесненный запутывающими, ослабляющими квалификациями. В результате владельцы комбинированных патентов и предприниматели малого бизнеса лучше оценят пределы своих соответствующих полномочий, и суды будут реже сталкиваться с проблемой ремонта или реконструкции. [14]
Юлиус Шафран раскритиковал это решение, поскольку «в настоящее время представляется, что права, предоставляемые комбинированным патентом, были уменьшены, и представляется вероятным, что в будущем находки запрещенных реконструкций станут чрезвычайно редкими». [15]
Эдмунд Сиз рассматривает судебную практику после Аро . Он классифицирует дела по четырем категориям:
Он утверждает, что каждый тип дела имеет разную степень справедливости, и «поэтому будет справедливо, если результаты в делах, подпадающих под каждую из четырех категорий, будут разными» [16] .
В случае (1), утверждает Сиз, «где замененная часть сделала комбинацию патентоспособной по сравнению с предшествующим уровнем техники, общий вклад патентообладателя в искусство заключается в его обучении комбинации как таковой, а также обучении использованию одного конкретного элемента в комбинации», Аро ошибочно счел бы исправление. Но «[s]кольку выдача патента, если она должна быть значимой, должна защищать весь патентоспособный вклад патентообладателя в искусство, утверждается, что в таких случаях замена элемента (предполагая, что он не является скоропортящимся), который никогда ранее не использовался в комбинации, должна приравниваться к нарушению прав на реконструкцию».
В случае (2), когда заменяемая часть является скоропортящейся, Сиз соглашается с Аро в том, что замена является ремонтом: «Законный пользователь запатентованной комбинации в большинстве случаев платит справедливую компенсацию за это право использования, и утверждение о том, что его право использования действует только до тех пор, пока существует скоропортящийся элемент комбинации, не имеет смысла ни с деловой, ни с юридической точки зрения».
В случае (3), «когда ожидается, что замененная часть прослужит столько же, сколько и вся конструкция, но из-за смягчающих обстоятельств этого не произошло, утверждается, что справедливость свидетельствует в пользу того, что замена является единственно допустимым ремонтом».
В случае (4), «когда надлежащее использование комбинации требует ее уничтожения, утверждается, что справедливость склоняется в пользу признания любого восстановления комбинации нарушением прав», поскольку «когда рассматривалось право использования и обе стороны знали, что надлежащее использование диктует уничтожение, утверждение о том, что законный пользователь после использования и уничтожения комбинации может спасти любой отдельный существующий элемент и затем переделать комбинацию без ответственности перед патентообладателем, безусловно, противоречит разумным намерениям сторон на момент торга по обмену, а также является серьезным снижением стоимости патента».
Сиз утверждает, что его предложения превосходят предложения Аро , поскольку «правило всеохватывающего дела в том случае не различает различные справедливые соображения, которые возникают, когда замененная часть делает комбинацию патентоспособной по сравнению с предшествующим уровнем техники и не является скоропортящейся и не является частью, которая, как ожидается, прослужит так же долго, как и комбинация, которая была уничтожена из-за необычных обстоятельств; правило Аро I также не различает ситуацию, когда надлежащее использование комбинации подразумевает ее уничтожение».
Цитаты в этой статье написаны в стиле Bluebook . Пожалуйста, посетите страницу обсуждения для получения дополнительной информации.