Lens.com, Inc. против 1-800 Contacts, Inc. , 686 F.3d 1376 (Fed. Cir. 2012), является решением Апелляционного суда Соединенных Штатов по федеральному округу , который постановил, что когда программное обеспечение действует просто как «канал» для предоставления услуг через Интернет и не имеет независимой ценности как таковой , оно не является «товаром», «продаваемым или транспортируемым в торговле» в целях установления того,была ли товарная марка для «компьютерного программного обеспечения» «отказана» в соответствии с 15 USC § 1064 и 15 USC § 1127 (соответствующие разделы федерального Закона Лэнхэма ). [1]
Дело было важным, поскольку оно прояснило точку зрения Федерального округа на требование «использования в торговле» для товарных знаков, когда применялось нетрадиционное использование товарного знака. Это имело последствия для владельцев товарных знаков, которые владели интеллектуальной собственностью, связанной с «компьютерным программным обеспечением», и продавали товары через Интернет. Это также затронуло владельцев товарных знаков, которые использовали свои знаки нетрадиционными способами, [2] или тех, чьи знаки были ненадлежащим образом описаны в заявке на товарный знак. [3]
Стороны были конкурирующими розничными торговцами контактными линзами и сопутствующими товарами. В 2001 году Lens.com попытался зарегистрировать товарный знак LENS в связи с « услугами розничного магазина, включающими контактные очки, предоставляемые через глобальную компьютерную сеть». [1] Патентное и товарное ведомство США ( USPTO) отклонило заявку, сославшись на предыдущую регистрацию того же товарного знака другой компанией в связи с « компьютерным программным обеспечением, включающим программы, используемые для электронного заказа контактных линз в области офтальмологии , оптометрии и оптики ». [1] В конечном итоге Lens.com получил этот ранее зарегистрированный товарный знак от другой компании в рамках урегулирования судебного иска. Однако Lens.com не стал регистрировать товарный знак LENS в связи с услугами розничного магазина , как он пытался сделать ранее. Он продолжил продавать контактные линзы потребителям через свой веб-сайт.
В 2008 году ответчик по апелляции / истец 1-800 Contacts подал заявление в Совет по рассмотрению и апелляциям по товарным знакам (TTAB) об аннулировании товарного знака LENS , утверждая, среди прочего, что апеллянт / ответчик Lens.com отказался от товарного знака, поскольку он никогда не продавал и не занимался торговлей « компьютерным программным обеспечением ». [1] В 2010 году TTAB согласился, заявив, что «программное обеспечение Lens.com было всего лишь побочным продуктом для розничной продажи контактных линз и не было «товаром в торговле», т. е. «запрашивалось или покупалось на рынке за [его] внутреннюю стоимость». [4]
Ходатайство Lens.com о пересмотре своего решения было отклонено TTAB позднее в 2010 году, и вскоре после этого USPTO приступило к аннулированию товарного знака. [5] Lens.com обжаловал решение об аннулировании в Федеральном окружном суде, который вынес свое решение 3 августа 2012 года.
Суд вынес решение в пользу ответчика/истца, 1-800 Contacts, подтвердив решение TTAB, вынесенное ниже.
Тот факт, что Lens.com не продавал программное обеспечение, не оспаривался в апелляции. Таким образом, в соответствии с 15 USC § 1127(1)(B), единственный способ, которым Lens.com мог доказать, что он использовал товарный знак и не отказался от него, — это доказать, что его программное обеспечение «передавалось в торговле». Ссылаясь на In re Shareholders Data , 495 F.2d 1360, 1361 (CCPA 1974), суд постановил, что статья не будет считаться таковой, если эта статья является «просто каналом, через который [заявитель] оказывает услуги». [1] Кроме того, он напомнил о «устоявшемся» принципе из Shareholders Data , что когда статья «не имеет независимой ценности, кроме услуг, такая статья вряд ли будет независимым товаром в торговле». [1]
Несмотря на обилие прецедентов в отношении «товаров в торговле», используемых в сочетании с услугами, Суд отметил отсутствие прецедентов в контексте интернет-услуг по вопросу о том, является ли программное обеспечение таких поставщиков услуг «независимым товаром в торговле» и, следовательно, надлежащим образом предметом товарного знака само по себе, или «просто побочным» по отношению к услугам в Интернете, и, следовательно, нет. [1] Суд заявил, что дело Planetary Motion, Inc. против Techsplosion, Inc. , 261 F.3d 1188, 1194 (11th Cir. 2001), показало, что в некоторых случаях распространение программного обеспечения через Интернет может удовлетворить требованию. Однако он постановил, что такое определение должно приниматься на фактической основе в каждом конкретном случае. Суд также подтвердил, что применимым тестом является «является ли программное обеспечение: (1) просто каналом или необходимым инструментом, полезным только для получения услуг заявителя; (2) настолько неразрывно связано и ассоциируется с услугой, что не имеет жизнеспособного существования отдельно от нее; и (3) не продается отдельно и не имеет какой-либо независимой ценности отдельно от услуг». [1]
Применяя эти принципы к рассматриваемому делу, суд установил, что программное обеспечение Lens.com было «просто каналом» для его услуг по розничной продаже через Интернет и было «неразрывно связано» с ним. Суд не нашел «никаких доказательств» того, что программное обеспечение имело какую-либо «независимую ценность». [1] Он выделил Planetary Motion , поскольку характер рассматриваемого программного обеспечения, веб-сайта электронной почты под названием «Coolmail», отличался от любого «программного обеспечения», используемого Lens.com для продажи своих контактных линз через Интернет. В деле Planetary Motion потребители связывали знак Coolmail с самим программным обеспечением, тогда как в деле Lens.com потребители связывали знак LENS с услугой по продаже контактных линз, а не с программным обеспечением. Таким образом, суд пришел к выводу, что товарный знак Lens.com не «использовался в торговле» в связи с программным обеспечением, тем самым подтвердив решение TTAB ниже об аннулировании товарного знака. [6]
Наконец, суд не принял во внимание второй аргумент Lens.com о том, что TTAB ошибочно опирался только на часть файла заявления Lens.com при принятии своего решения. На основании протокола решения ниже, суд установил, что TTAB должным образом рассмотрел весь файл заявления. [7]
Пока это дело продолжалось, обе стороны также были втянуты в другие судебные разбирательства по товарным знакам. Примерно через год после этого решения Апелляционный суд Десятого округа вынес решение по другому спору между 1-800 Contacts и Lens.com, на этот раз по поводу использования последним товарного знака своего конкурента в Google AdWords в качестве средства перенаправления клиентов на свой собственный веб-сайт. [8] Десятый округ постановил, что Lens.com не нарушал права на товарный знак , когда покупал поисковую рекламу, используя зарегистрированный на федеральном уровне товарный знак 1800 CONTACTS компании 1-800 Contacts в качестве ключевого слова.
В августе 2016 года Федеральная торговая комиссия подала административную жалобу на 1-800 Contacts, утверждая, среди прочего, что ее практика обеспечения соблюдения товарных знаков в поисковой рекламе необоснованно ограничила конкуренцию в нарушение Закона FTC. 1-800 Contacts отрицает все правонарушения и должна предстать перед судьей по административным делам FTC в апреле 2017 года. [9]
Работы, связанные с 1-800 Contacts, Inc. против Lens.com, Inc. в Wikisource