Mattel Inc v 3894207 Canada Inc [2006] 1 SCR 772, 2006 SCC 22 — ведущее решение Верховного суда Канады о нарушении прав на известные торговые марки . Суд постановил, что Mattel Inc. не может принудительно использовать свое торговое название «BARBIE» против ресторана под названием «Barbie's».
Barbie's restaurant, монреальская сеть ресторанов типа «бар-гриль», ориентированная в первую очередь на взрослых, подала заявку на регистрацию торговой марки «Barbie's» и связанного с ней дизайна в отношении «ресторанных услуг, услуг по доставке еды на вынос, услуг общественного питания и банкетов». [2] Mattel Inc. владеет торговой маркой « Barbie » и имеет всемирную репутацию в области кукол Барби и аксессуаров, ориентированных в первую очередь на девочек в возрасте от 3 до 11 лет. [3] Mattel Inc. выступила против заявки на регистрацию ресторана «Barbie's» на том основании, что это вызовет путаницу на рынке. Заявитель должен был доказать Совету по возражениям против товарных знаков Канадского ведомства интеллектуальной собственности, что если ресторан «Barbie's» и «Barbie» компании Mattel будут использоваться в одном и том же географическом районе, то на рынке не будет путаницы. Совет по рассмотрению возражений по товарным знакам отклонил возражение Mattel и разрешил регистрацию, посчитав, что товарный знак заявителя «Barbie's» вряд ли можно спутать с товарным знаком Barbie компании Mattel. [4] Федеральный суд и Федеральный апелляционный суд поддержали решение Совета по рассмотрению возражений по товарным знакам. Mattel Inc. подала апелляцию в Верховный суд Канады.
Совет пришел к выводу, что не было большой вероятности возникновения путаницы у потребителей . Совет обосновал свое решение тем фактом, что Mattel не представила доказательств фактической путаницы (хотя это и не требовалось), знак имел низкую степень присущей ему различительной способности (поскольку это краткая форма имени «Барбара»), а характер использования двумя сторонами был совершенно разным.
Mattel подала апелляцию на решение Совета в Федеральный суд. Федеральный суд постановил, что торговая марка «Барби» от Mattel недостаточно знаковая, чтобы ввести потребителя в заблуждение. Вместо этого он постановил, что необходимо учитывать все факторы, включая характер товаров. Судья посчитал, что товары совершенно разные, и в результате отклонил апелляцию.
Mattel подала апелляцию в Федеральный апелляционный суд. Апелляционный суд не нашел ошибки со стороны Федерального суда и отклонил апелляцию. В частности, он установил, что судья Федерального суда был прав, отклонив опрос, который показал лишь возможность путаницы , а не вероятность путаницы.
Судья Бинни написал мнение, к которому присоединились еще семь судей. Судья Лебель написал совпадающее мнение.
Рассматривался вопрос о том, может ли Mattel Inc., владелец торговой марки Barbie, воспрепятствовать небольшой сети ресторанов в Монреале зарегистрировать название «Barbie's» в Бюро по товарным знакам, учитывая вероятность возникновения путаницы между этими двумя названиями на рынке.
Верховный суд Канады поддержал решение Совета по рассмотрению возражений против товарных знаков о том, что использование названия «Барби» для ресторана в Монреале вряд ли создаст на рынке путаницу с товарным знаком Barbie компании Mattel Inc., и разрешил его регистрацию.
Бинни постановил, что стандартом рассмотрения, применимым к решению Совета по рассмотрению возражений против товарных знаков, была обоснованность, основанная на тесте, изложенном в деле Доктор Кью против Коллегии врачей и хирургов Британской Колумбии [2003] 1 SCR 226.
В разделе 6(2) Закона о товарных знаках говорится, что смешение товарных знаков происходит, если использование двух товарных знаков в одной и той же области может привести к выводу, что товары или услуги, связанные с этими товарными знаками, производятся, продаются, сдаются в аренду, нанимаются или оказываются одним и тем же лицом, независимо от того, относятся ли товары или услуги к одному и тому же общему классу. [5]
Чтобы определить, привел ли ресторан «Барби» к путанице на рынке с торговой маркой «Барби» компании Mattel, Бинни рассмотрел пять факторов, изложенных в разделе 6(5) Закона о товарных знаках. В зависимости от сопутствующих обстоятельств каждого случая различные факторы могут иметь разный вес. [6] Бинни пояснил, что надлежащей перспективой для взвешивания этих пяти факторов является перспектива «обычного случайного потребителя, который немного торопится». [7] Бинни постановил, что заявитель показал на основе баланса вероятностей, что путаница вряд ли возникнет на рынке между рестораном «Барби» и куклами «Барби» компании Mattel.
Бинни считал, что слово «Барби», хотя и является повседневным выражением, обычно используемым как краткая форма имени «Барбара», приобрело сильное вторичное значение, связанное с куклами Барби компании Mattel, и поэтому значительно отличается. [8] Напротив, торговая марка, на которую подал заявку ресторан «Barbie's», была лишь отчасти известна в окрестностях Монреаля.
Поскольку торговая марка Mattel широко рекламировалась с начала 1960-х годов, а ресторан «Barbie's» появился только в 1992 году, Бинни определил, что торговая марка Mattel имеет более глубокие корни. [9]
Бинни обнаружила, что кукольный бизнес привлекает другую клиентуру с другими вкусами, чем ресторанный бизнес. Бинни определила, что было трудно понять, на каком основании потребители могли прийти к ошибочному выводу, что рестораны Барби связаны с куклами Барби и аксессуарами Mattel. [10]
Бинни считал, что «стороны действуют в разных и обособленных каналах торговли, в рамках которых их соответствующие товары и услуги не смешиваются». [11]
Бинни обнаружил, что хотя обе марки используют имя «Барби», ресторан «Барби» использует это имя вместе с дизайном. Бинни определил, что если рассматривать упаковку и рекламу Барби от Mattel, то можно заметить значительное сходство с маркой ресторана «Барби». [12]
Бинни заявил, что отсутствие каких-либо доказательств фактического замешательства является еще одним обстоятельством, которое может быть принято во внимание, в то время как намерение, или mens rea , создателей ресторана «Барби» не имеет значения. [13]
Хотя Бинни признавал, что некоторые знаки становятся настолько известными, что их использование с любыми товарами или услугами может быть нарушением, он обнаружил, что «Барби» не имеет такой сильной позиции. [14] Однако при определении того, насколько широкой должна быть сфера защиты товарного знака, Бинни подчеркнул важность рассмотрения судами всей совокупности обстоятельств. [15]
Сходство между товарными знаками не требуется для доказательства смешения товарных знаков на рынке. [16] Смешение может возникнуть даже тогда, когда товарные знаки связаны с продуктами или услугами в разных классах рынка. [17]