Netscape Communications Corp. против Konrad , 295 F.3d 1315 (Fed. Cir. 2002), [1] было решением Апелляционного суда США по федеральному округу . В нем утверждалось, что публичное использование или коммерциализация изобретения более чем за год до даты подачи будет стоить изобретателю его патентных прав (см. также 35 USC § 100-105). Изобретателем в этом деле был Аллан М. Конрад, сотрудник Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли , который разработал и реализовал метод доступа и поиска объектов данных, хранящихся на удаленном компьютере (патенты США 5 544 320; [2] 5 696 901; [3] 5 974 444 [4] ). Netscape подала иск о признании патентов Konrad недействительными в окружном суде США сразу после того, как Konrad подал иск о нарушении патентных прав против клиентов Netscape. Окружной суд пришел к выводу, что патенты Конрада недействительны, поскольку они не соответствуют критериям допуска к публичному использованию и продаже, изложенным в 35 USC § 102b. В частности, окружной суд установил, что Конрад (1) поместил свое изобретение в общественное достояние, продемонстрировав его другим лицам без соглашения о конфиденциальности , и (2) пытался продать его другим юридическим лицам, причем оба раза более чем за год до подачи им заявки на патент. Апелляционный суд, рассмотрев дело, подтвердил решение окружного суда по тем же причинам.
Алан М. Конрад владеет патентами США 5 544 320; [2] 5 696 901; [3] 5 974 444; [4], все они касаются системы доступа и поиска в базе данных, находящейся на удаленном компьютере. 8 февраля 2000 года Конрад подал иск о нарушении патентных прав в Окружной суд США по Восточному округу Техаса против тридцати девяти клиентов Netscape Communications Corp. , включая Microsoft Corp. и America Online, Inc. Netscape, действуя в интересах своих отношений с клиентами, обратилась в Окружной суд США по Северному округу Калифорнии с просьбой признать патенты Конрада недействительными посредством деклараторного решения . Netscape утверждала, что система Конрада находилась в общественном пользовании и продавалась до 8 января 1992 года — ровно за год до того, как он подал первый патент на это изобретение. Согласно 35 USC § 102b, патент действителен, если «изобретение не было запатентовано или описано в печатном издании в этой или зарубежной стране или в общественном пользовании или в продаже в этой стране более чем за один год до даты подачи заявки на патент в Соединенных Штатах». Netscape одержала верх в своем аргументе; окружной суд постановил, что патент недействителен 18 июня 2001 года. Затем Конрад подал апелляцию на это решение в Апелляционный суд США по федеральному округу .
Конрад начал свою работу в Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли (LBNL) в 1977 году. 8 сентября 1990 года Конрад протестировал метод поиска в базе данных, находящейся на удаленном компьютере. Вскоре после этого Конрад раскрыл свое изобретение патентному бюро LBNL (октябрь 1990 года) [1] , но подал заявку на первый из трех своих патентов только 8 января 1993 года, тем самым установив 8 января 1992 года (т. е. за год до этого) дату истечения срока для публичного использования и продажи в соответствии с 35 USC § 102b. В период между первым успешным испытанием и датой истечения срока Конрад продемонстрировал свое изобретение персоналу вычислительной техники Калифорнийского университета , не заставив их подписать соглашение о конфиденциальности [1], и предложил адаптировать свое изобретение для использования в Лаборатории сверхпроводящего суперколлайдера Исследовательской ассоциации университета и Стэнфордском линейном ускорительном центре в обмен на деньги [1] .
В своей апелляции Конрад утверждал, что окружной суд был неправ, когда пришел к выводу о недействительности его патентов. В частности, он утверждал, что он публично не использовал и не пытался продать свои патенты до критической даты, как того требует 35 USC § 102b. Согласно правовому прецеденту, установленному в деле Petrolite Corp. против Baker Hugher, Inc. [5], изобретение было публично использовано, если оно было использовано «лицом, не являющимся изобретателем, которое не имеет никаких ограничений, запретов или обязательств по сохранению тайны по отношению к изобретателю». Согласно правовому прецеденту, установленному в деле Group One, Ltd. против Hallmark Cards, Inc. [6] , изобретение было выставлено на продажу, если «оно достигает уровня коммерческого предложения о продаже, которое другая сторона могла бы превратить в обязательный договор путем простого принятия». Кроме того, продажа должна осуществляться между двумя отдельными юридическими лицами согласно делу In re Caveney [7] .
Конрад признал, что демонстрировал свое изобретение до критической даты, не сообщив явно своей аудитории, что оно является конфиденциальным. Несмотря на это, Конрад утверждал, что эта демонстрация не соответствует критериям публичного использования по трем причинам. Во-первых, он утверждал, что поскольку LBNL и демонстрационная аудитория финансировались Министерством энергетики США , раскрытие изобретения, которое он сделал патентному бюро LBNL до демонстрации, позволяло неявно ожидать конфиденциальности. Во-вторых, он утверждал, что демонстрация была экспериментом и, таким образом, не может считаться публичным использованием в соответствии с правовым прецедентом, установленным в деле Бакстер против Коуба . [8] Наконец, он утверждал, что не раскрыл все ограничения своего изобретения.
Апелляционный суд отклонил все три аргумента Конрада. Во-первых, суд отметил, что, хотя Конрад и раскрыл свое изобретение LBNL, общего источника финансирования недостаточно для ожидания конфиденциальности. В частности, контракт между LBNL и Министерством энергетики США требует, чтобы LBNL «обеспечивал защиту государственной собственности», [1] «защищал ограниченные данные» [1] и «предоставлял письменные раскрытия», [1] но ничего не говорит о конфиденциальности проектов, финансируемых Министерством энергетики США. [1]
Во-вторых, суд пришел к выводу, что демонстрация Конрада не может считаться экспериментом, поскольку он «не предоставил объективных доказательств в поддержку экспериментального использования». [1] А именно, Конрад не «вел учет испытаний» [1] и, в некоторых случаях, не полностью контролировал свое изобретение — он позволял людям испытывать его, не контролируя их. [1] Фактически, суд использовал собственные показания Конрада о том, что целью демонстрации «было убедить людей в том, что... существует жизнеспособный проект» [1] , чтобы сделать вывод, что его намерением было получить одобрение, а не экспериментировать. [1]
Наконец, суд пришел к выводу, что, хотя Конрад, возможно, и не раскрыл все ограничения, разница между тем, что было раскрыто, и фактическим изобретением была бы очевидна человеку с разумными техническими навыками. Это, как утверждал суд, было подкреплено правовым прецедентом Lough v. Brunswick Corp. [9] Здесь суд использовал собственные показания Конрада о том, что стартовый клиент, используемый в фактическом изобретении, «очень похож, если не такой же, на значки программ, созданных для быстрого запуска программы», [1] и, следовательно, может быть легко выведен из демонстрации, которая включала инициализацию через терминал. [1]
Конрад признал, что предлагал адаптировать свое изобретение для использования в University Research Association Superconducting Super Collider Laboratory и Stanford Linear Accelerator Center в обмен на компенсацию. Однако Конрад утверждал, что это не было продажей, поскольку эти лаборатории, как и его работодатель LBNL, финансировались Министерством энергетики и, следовательно, являются одним и тем же юридическим лицом. Затем, по прецеденту, установленному в деле In re Caveney [7], он утверждал, что предложение не является продажей, а всего лишь «инструментом учета, используемым для отслеживания перевода исследовательских фондов между двумя лабораториями Министерства энергетики». [1]
Апелляционный суд отклонил аргумент Конрада. Правовой прецедент требует, чтобы в случае, когда продавец и покупатель финансируются одним и тем же субъектом, существование продажи зависело от того, может ли финансирующее агентство запретить публичное раскрытие информации. [10] В этом случае, однако, суд пришел к выводу, что Министерство энергетики не осуществляет достаточный контроль над лабораториями, чтобы предотвратить утечку изобретения общественности: «Все указывает на то, что Министерство энергетики финансировало определенные проекты в Лаборатории Лоуренса в Беркли , Лаборатории сверхпроводящего суперколлайдера и Стэнфордском линейном ускорительном центре , но никогда не осуществляло такого контроля над ними, чтобы сделать все это частью одного и того же субъекта». [1]
Применение запрета на продажу требует, чтобы покупатель и продавец были «отдельными субъектами». [7] Однако до этого дела суды считали, что то, что составляет отдельные субъекты, было очень расплывчатым. [11] Фактически, суды традиционно использовали тест «совокупности обстоятельств» [12] (тот, в котором изучаются все факты), чтобы определить, являются ли покупатель и продавец действительно отдельными субъектами. Главным результатом этого дела стало то, что оно прояснило, что значит быть отдельными субъектами. [11] В частности, апелляционный суд Netscape сформулировал тест для определения того, являются ли покупатель и продавец фактически двумя отдельными субъектами, следующим образом: [1]
Когда, как в этом случае, обе стороны предполагаемого коммерческого предложения о продаже получают исследовательские фонды от одного и того же субъекта, может быть сложнее определить, пытается ли изобретатель коммерциализировать свое изобретение. Соответственно, в таких случаях наличие барьера зависит от того, контролирует ли продавец покупателя таким образом, что изобретение остается вне рук общественности.
Несмотря на разъяснения, тест по-прежнему требует фактического анализа степени, в которой одна организация «контролирует» другую. [11] В деле Netscape тот факт, что Министерство энергетики не требует от национальных лабораторий соблюдения соглашения о конфиденциальности (по крайней мере, не в отношении нефинансируемых проектов), был расценен как отсутствие контроля. [1]