Shield Mark BV против Joost Kist — решение 6-го Сената Европейского суда по делу C-283/01, в котором рассматривался вопрос о том, могут ли звуковые обозначения быть зарегистрированы в качестве товарных знаков , а также каким требованиям должны соответствовать эти звуковые обозначения и их товарные знаки, чтобы соответствовать статье 2 Первой директивы Совета от 21 декабря 1988 года о сближении законодательств государств-членов в отношении товарных знаков (89/104/EEC).
Звуковые знаки — это мелодии или тоновые цвета. Они распознаются на слух без поддержки через речь. Как таковые, они могут использоваться в акустическом бренд-маркетинге, что создает необходимость регистрации их в качестве товарных знаков для защиты интеллектуальной собственности компании и обеспечения их использования в качестве эксклюзивного идентификатора компании, как это делает логотип компании. Звуковые товарные знаки — это защищенные товарные знаки, ориентированные на воспроизведение звуков и тонов. Комбинации звука и словесных или графических элементов являются дополнительными вариантами дизайна. Типичные звуковые знаки включают мелодии , джинглы , мелодии , а также общие звуки или шум.
В Европейском Союзе звуковой знак или тоновая окраска могут быть зарегистрированы как звуковая торговая марка, если они имеют существенную дифференциацию и могут быть графически представлены. Эти требования выполняются, если звуковая торговая марка является ясной, точной, самодостаточной, легкодоступной, понятной, долговечной и объективной. Поэтому звуковые знаки или тоновые окраска могут быть зарегистрированы в государствах-членах Европейского Союза только в том случае, если они точно графически представлены, например, с помощью нотной записи или сонограммы, или любым другим отличным методом, например, звукозаписью. [1] [2]
Музыка или мелодии использовались на протяжении столетий для освещения определенных событий. Церковный колокол, привлекающий внимание к церковной службе, является ярким примером. [3] Использование музыки для рекламы определенных продуктов, сопоставимое с сегодняшними звуковыми товарными знаками, усилилось с появлением радио, а позднее и телевидения. Первые радиорекламы, подчеркнутые музыкой, транслировались уже в 1920-х годах. [4]
Звуковые торговые марки недооценены как маркетинговый инструмент. Их ценность узнаваемости бренда делает их эффективным дополнением к традиционным маркетинговым стратегиям. Звуковые торговые марки создают эмоциональные ассоциации с определенным продуктом, когда целевые клиенты слышат определенную мелодию или мотив.
В следующем абзаце представлен вердикт по судебному делу Shield Mark BV против Йоста Киста, представителя компании Memex, в Европейском суде справедливости (ЕСС), номер дела C-283/01.
Голландская компания Shield Mark BV зарегистрировала 14 звуковых товарных знаков в бюро товарных знаков Бенилюкса , первый из которых был зарегистрирован 5 июня 1992 года, а последний — 2 февраля 1999 года, для различных услуг, таких как компьютерное программное обеспечение и семинары в области продвижения, маркетинга, интеллектуальной собственности и коммерческой коммуникации. Четыре из этих товарных знаков представляют собой нотный стан с первыми девятью нотами музыкальной композиции « К Элизе » Людвига ван Бетховена . Два из них имеют добавленную пометку «звуковой знак». Записи товарных знаков представляют собой представление мелодии, образованной нотами (графически), записанными на нотном стане . В одном случае была добавлена пометка «играется на фортепиано ». Четыре других товарных знака состояли из первых девяти нот «К Элизе». Два из них также имели добавленную пометку «звуковой знак» в качестве аннотации. Товарный знак состоит из описанной мелодии, а в одном случае — пометки «играется на фортепиано». Три других знака состоят из последовательности музыкальных нот "E, D#, E, D#, E, B, D, C, A". Два из них также содержат "звуковой знак". Товарный знак состоит из воспроизведения мелодии, образованной последовательностью нот, как описано, снова в одном случае "сыгранной на фортепиано". Звуковой товарный знак, состоящий из звукоподражательного слова (называемого " ономатопея "), голландского "Kukelekuuuuu" (кукареканье петуха), использовался для компьютерного программного обеспечения. Другой звуковой товарный знак зарегистрирован для первых девяти нот композиции Людвига ван Бетховена "К Элизе", использованной для джингла в рекламной кампании в октябре 1992 года.
Крик петуха использовался в программном обеспечении Shield Mark, разработанном для юристов и специалистов по товарным знакам, для сигнала о начале программы. Листовки, размещенные на стендах в книжных магазинах и газетных киосках, проигрывали фирменную мелодию каждый раз, когда их брали со стенда. Конкурент Shield Mark, Йост Кист со своей компанией Memex, которая также работает в сфере юридических консультаций по вопросам коммуникации, начал рекламную кампанию в январе 1995 года, также используя первые девять нот «К Элизе». Кроме того, Йост Кист также использовал зарегистрированный звук крика петуха Shield Mark в начале продаваемого им программного обеспечения. Shield Mark подал иск против г-на Киста за нарушение его товарных знаков и недобросовестную конкуренцию.
Решением от 27 мая 1999 года суд города Гравенхаге удовлетворил заявление Shield Mark, основанное на праве гражданской ответственности, но отклонил требования, основанные на праве товарных знаков, на том основании, что намерением правительств стран Бенилюкса и их совместного права о товарных знаках было воспрепятствовать регистрации звуковых обозначений в качестве товарных знаков.
В связи с этим Shield Mark подала апелляцию в Верховный суд Нидерландов , высший гражданский суд Нидерландов , который постановил приостановить разбирательство и передать два вопроса в Европейский суд в соответствии со статьей 234 ЕС для вынесения предварительного решения о толковании статьи 2 Первой директивы Совета 89/104/ЕЭС от 21 декабря 1988 года о сближении законов государств-членов в отношении товарных знаков.
Часть (a) первого вопроса спрашивала, следует ли толковать статью 2 Директивы как исключающую возможность рассмотрения звуковых знаков в качестве товарных знаков. Если ответ был отрицательным, Hoge Raad спрашивал в части (b) своего первого вопроса, подразумевает ли статья 2, что звуковые знаки должны быть способны рассматриваться в качестве товарных знаков.
Европейский суд ответил, что цель статьи 2(a) Директивы заключается в определении типов знаков, из которых может состоять товарный знак. В этом положении говорится, что товарный знак может состоять из «в частности, слов, включая личные имена, дизайнов, букв, цифр, формы товаров или их упаковки...».
Таким образом, упоминаются только те знаки, которые могут быть восприняты визуально. Однако этот список не является исчерпывающим, как это видно из формулировки как статьи 2 Директивы, так и седьмого абзаца преамбулы к ней, где говорится о «перечне примеров» знаков, из которых может состоять товарный знак. Следовательно, это положение, хотя и не упоминает знаки, которые сами по себе не могут быть восприняты визуально, такие как звуки, не исключает их прямо. [5] Кроме того, звуковые знаки способны отличать товары и услуги одного предприятия от товаров и услуг других предприятий.
На основании этих аргументов суд постановил, что в соответствии со статьей 2 Директивы звуки могут являться товарным знаком при условии, что они также могут быть представлены графически.
В отношении части (b) первого вопроса Суд также заявил, что статья 2 Директивы не препятствует регистрации звуков в качестве товарных знаков. Следовательно, государства-члены не могут препятствовать такой регистрации в принципе. Хотя Директива не стремится к достижению полномасштабного сближения законов государств-членов, касающихся товарных знаков, условия получения и продолжения владения товарным знаком должны быть одинаковыми.
Во втором представленном вопросе спрашивалось: (a) каким требованиям должны соответствовать звуковые знаки, чтобы соответствовать критериям статьи 2 Директивы, и (b) какие виды звуковых знаков могут быть представлены графически в значении статьи 2, в частности, соответствуют ли требованиям графического представления музыкальные ноты, письменное описание в форме звукоподражания, письменное описание в какой-либо иной форме, графическое представление, такое как сонограмма, звукозапись, приложенная к регистрационной форме, цифровая запись, доступная через Интернет, комбинация этих методов или любая другая форма.
Суд отклонил вердикт о типах звуковых знаков, которые не имели решающего значения для рассматриваемого дела, например, сонограммы и цифровые записи, поскольку это были гипотетические проблемы. [6]
Требования, которым должны соответствовать графические изображения, уже были определены в решении по делу Ральфа Зикмана против Немецкого патентного управления и товарного знака [7] , касавшемся обонятельных знаков. Таким образом, в рамках статьи 2 Директивы товарный знак может состоять из обозначения, которое само по себе не может быть воспринято визуально, при условии, что оно может быть представлено графически, в частности, с помощью изображений, линий или символов, и что его изображение является ясным, точным, самодостаточным, легкодоступным, понятным, долговечным и объективным. Эти условия также являются обязательными для звуковых знаков.
В качестве последствий для дела Shield Mark Суд постановил, что графическое представление в простой текстовой форме, такое как «первые девять нот «К Элизе» или «кукареку петуха», по меньшей мере не обладает точностью и ясностью и, следовательно, не может считаться графическим представлением этого знака для целей статьи 2 Директивы. То же самое относится и к звукоподражанию, поскольку компетентные органы и общественность, в частности торговцы, не могут определить, является ли защищенный знак самим звукоподражанием, как оно произносится, или фактическим звуком или шумом.
Однако музыкальные ноты в форме нотного стана соответствуют требованиям, установленным вердиктом Европейского суда по делу Зикмана, согласно которому такое представление должно быть ясным, точным, самодостаточным, легкодоступным, понятным, долговечным и объективным. Таким образом, только звуковые знаки, зарегистрированные Shield Mark BV вместе с нотным станом или другими графическими представлениями, соответствующими требованиям, могут быть поддержаны в качестве товарных знаков.