Funk Brothers Seed Co. против Kalo Inoculant Co. , 333 US 127 (1948), — решение Верховного суда США , в котором суд постановил, что внешне тривиальная реализация естественного принципа или явления природы не подлежит патентованию . [1]
Бобовые растения способны извлекать азот из воздуха и фиксировать его в растении для преобразования в органические азотистые соединения. Способность этих растений фиксировать азот из воздуха зависит от присутствия бактерий, которые заражают корни растения и образуют на них клубеньки. Эти бактерии включают шесть видов рода Rhizobium . Ни один вид не работает со всеми видами бобовых растений, но каждый работает с различными группами этих растений. [2] Более того, различные виды бактерий Rhizobia оказывают ингибирующее действие друг на друга при смешивании.
Эти бактерии давно упаковываются для продажи и использования фермерами при инокуляции семян бобовых растений, причем каждая упаковка содержит только один вид клубеньковых бактерий, чтобы избежать эффекта взаимного ингибирования. Упакованный инокулянт, таким образом, может быть успешно использован только на растениях определенной группы, соответствующей этому виду бактерий. Таким образом, если у фермера есть посевы клевера, люцерны и сои, ему придется использовать три отдельных инокулянта.
Патентообладатель обнаружил, что существуют штаммы каждого вида клубеньковых бактерий, которые не оказывают взаимно ингибирующего эффекта друг на друга. Таким образом, он смог получить смешанную культуру ризобий, способную инокулировать растения, принадлежащие к нескольким группам. Кало использовал заявленное изобретение, продавая многоцелевые упаковки, содержащие смесь различных видов ризобий, подходящих для различных растений. Фанк нарушил, продав аналогичные упаковки, и Кало подал в суд за нарушение патентных прав. Хотя патент содержал как требования к способу производства многоцелевого инокулянта путем смешивания взаимно не ингибирующих штаммов ризобий, так и к инокулянтному продукту, содержащему смесь взаимно не ингибирующих штаммов ризобий, дело в суде касалось только требований к продукту.
Большинство судей ( судья Дуглас ) постановило, что свойства ингибирования или неингибирования у бактерий являются «делом природы» и, следовательно, не подлежат патентованию. «[П]атенты не могут выдаваться на открытие явлений природы». Суд добавил:
Свойства этих бактерий, как и тепло солнца, электричество или свойства металлов, являются частью хранилища знаний всех людей. Они являются проявлениями законов природы, свободными для всех людей и не зарезервированными исключительно для кого-либо. Тот, кто открывает до сих пор неизвестное явление природы, не имеет права на монополию на него, которую признает закон. Если из такого открытия должно быть изобретение, оно должно исходить из применения закона природы к новой и полезной цели.
Апелляционный суд посчитал, что объединение неингибирующих штаммов выходит за рамки открытия природного явления и предоставляет патентоспособность, поскольку «новый и иной состав неингибирующих штаммов… вносит вклад в полезность и экономичность в производство и распространение коммерческих инокулянтов». Но Верховный суд не согласился и отменил решение, поскольку «объединение видов не подпадало под определение изобретения в значении патентных законов». Суд пояснил:
Объединение выбранных штаммов нескольких видов в один продукт является применением этого недавно открытого природного принципа. Но каким бы гениальным ни было открытие этого природного принципа, его применение едва ли больше, чем прогресс в упаковке инокулянтов. Каждый из видов клубеньковых бактерий, содержащихся в упаковке, заражает ту же группу бобовых растений, которую он всегда заражал. Ни один вид не приобретает иного применения. Сочетание видов не производит новых бактерий, не изменяет шесть видов бактерий и не расширяет диапазон их полезности. Каждый вид оказывает тот же эффект, что и всегда. Бактерии действуют своим естественным образом. Их использование в сочетании никоим образом не улучшает их естественное функционирование. Они служат целям, изначально предусмотренным природой, и действуют совершенно независимо от каких-либо усилий патентообладателя.
… Применение этого недавно открытого природного принципа к проблеме упаковки инокулянтов вполне могло бы стать важным коммерческим достижением. Но как только был открыт секрет природы о неингибирующем качестве определенных штаммов видов Rhizobium, состояние техники сделало производство смешанного инокулянта простым шагом. Даже если это могло быть продуктом мастерства, это определенно не было продуктом изобретения. Нет никакого способа, которым мы могли бы назвать это так, если мы не заимствовали изобретение из открытия самого природного принципа. То есть, здесь нет никакого изобретения, если только открытие того, что определенные штаммы нескольких видов этих бактерий являются неингибирующими и, таким образом, могут быть безопасно смешаны, не является изобретением. Но мы не можем так считать, не разрешив выдачу патента на один из древних секретов природы, который теперь раскрыт.
… Поскольку мы приходим к выводу, что притязания на продукт не раскрывают изобретение или открытие в значении патентных статутов, мы не рассматриваем, удовлетворены ли другие установленные законом требования…
Суд вынес решение по этому делу в соответствии с патентным законом, действовавшим до рекодификации 1952 года, который отличал очевидность от «изобретения». Поэтому из использованной формулировки неясно, постановил ли суд, что заявленное изобретение было слишком очевидным, чтобы оправдать патент, или, что представляется более вероятным, что когда открытие явления природы осуществляется внешне тривиальным образом, предмет не подлежит патентованию.
Однако, исходя из того, как последующие решения Верховного суда, такие как Gottschalk против Benson [3] и Parker против Flook [4] , трактуют дело Funk , можно сделать вывод, что это решение касается патентоспособности .
Решение суда низшей инстанции, иллюстрирующее применение доктрины дела Funk , — Armour Pharmaceutical Co. против Richardson Merrell, Inc. [5] В этом деле патентообладатель хотел вводить трипсин перорально для использования в качестве противовоспалительного средства. Он обнаружил, что трипсин может эффективно всасываться в нижней части тонкого кишечника (подвздошной кишке). Однако желудочные кислоты разрушают трипсин. Патентообладатель предложил и потребовал покрыть трипсин энтеросолюбильным покрытием (покрытие, устойчивое к желудочной кислоте), которое позволяло трипсину проходить через желудок в тонкий кишечник без повреждения для всасывания, а затем он действовал как противовоспалительное или анальгетическое средство. Однако способ нанесения энтеросолюбильного покрытия уже был известен для других продуктов. Апелляционный суд Соединенных Штатов третьего округа признал патент недействительным на основании дела Funk :
Наше прочтение мнения Верховного суда по делу Funk приводит нас к выводу, что проверка патентоспособности природного явления выглядит следующим образом: потребуется ли ремесленнику, знающему недавно открытое природное явление, больше, чем обычное мастерство, чтобы открыть процесс, с помощью которого можно применить это явление, как это сделал патентообладатель? Как только был раскрыт секрет природы, что подвздошная кишка поглощает трипсин, любой ремесленник узнал бы процесс энтерального покрытия трипсина, чтобы он мог проходить через кислую среду желудка и продолжать движение в подвздошной кишке.... Применение [изобретателем] этого недавно открытого принципа само по себе должно было бы быть изобретательным, чтобы поддерживать [патент]. [6]
Таким образом, суд постановил, что, согласно Фанку, способ реализации естественного принципа сам по себе должен быть патентоспособным, как впоследствии постановил Паркер против Флука . [7]
