Parker v. Flook , 437 US 584 (1978), было решением Верховного суда США 1978 года , в котором было установлено, что изобретение, которое отходит от предшествующего уровня техники только в использовании математического алгоритма, может быть запатентовано только в том случае, если в его применении присутствует некоторая другая «изобретательская концепция». [1] Сам алгоритм должен рассматриваться как часть предшествующего уровня техники, а заявка должна рассматриваться как единое целое. [1] Точная цитата из мнения большинства такова: «Процесс ответчика непатентоспособен в соответствии с §101 не потому, что он содержит математический алгоритм в качестве одного из компонентов, а потому, что как только предполагается, что этот алгоритм находится в предшествующем уровне техники, заявка, рассматриваемая как целое, не содержит патентоспособного изобретения». «Тот факт, что алгоритм мог быть фактически неизвестен ранее и что в сочетании с другими элементами заявки он может привести к изобретению, которое является новым и неочевидным, не играет никакой роли в анализе». [2]
Дело рассматривалось 25 апреля 1978 года и было решено 22 июня 1978 года. Это дело является вторым в трилогии Верховного суда о патентоспособности . [3]
Дело вращается вокруг патентной заявки на « Способ обновления пределов срабатывания сигнализации ». Эти пределы — это числа, между которыми каталитический нейтрализатор работает нормально. Числа определяются путем взятия средневзвешенного по времени значения соответствующего рабочего параметра, такого как температура внутри реактора, в соответствии с алгоритмом сглаживания. [4] Когда значения этих чисел выходят за пределы этого диапазона, может сработать сигнализация. Однако претензии были направлены на сами числа («пределы срабатывания сигнализации»).
Метод Флука был идентичен предыдущим системам, за исключением математического алгоритма. Фактически, хотя патентный эксперт предположил, что Флук создал математический метод, кто-то другой опубликовал его несколькими годами ранее. [5] В деле Готтшалк против Бенсона суд постановил, что открытие новой формулы не подлежит патентованию. Это дело отличалось от дела Бенсона включением конкретного применения — каталитической конверсии углеводородов — для формулы в качестве ограничения притязаний (так называемое ограничение области использования). Патентный эксперт отклонил патентную заявку как «практически действующую» претензию на формулу или ее математику. Когда решение было обжаловано, Апелляционная палата Патентного и товарного ведомства поддержала отклонение эксперта.
Затем Апелляционный суд по таможенным и патентным делам (CCPA) отменил решение Совета, заявив, что патент заявлял право на уравнение только в ограниченном контексте каталитической химической конверсии углеводородов, так что патент не будет полностью предвосхищать использование алгоритма. Наконец, правительство от имени (исполняющего обязанности) Комиссара по патентам и товарным знакам подало ходатайство о выдаче судебного приказа certiorari в CCPA в Верховном суде.
Закон, который применим к этому делу, — это раздел 101 Закона о патентах. [6] Если патентная заявка Флока может соответствовать определению «процесса» в соответствии с этим законом, то она является патентоспособной (то есть, это тот вид вещи, который может получить патент, если он также является новым, неочевидным и т. п.). Суд постановил, что рассматриваемая патентная заявка вместо этого была заявкой на «принцип» или «закон природы» и, таким образом, не является патентоспособной. Суд опирался на ряд дел, вытекающих из дела о доменной печи Нильсона. [7] Принцип этого дела, как поясняется в деле О'Рейли против Морса , [8] заключается в том, что эта патентоспособность должна быть проанализирована на основе того, что принцип, алгоритм или математическая формула уже были хорошо известны (находились в предшествующем уровне техники ). Таким образом, процесс Флока не подлежит патентованию, «поскольку, как только предполагается, что этот алгоритм находится в пределах известного уровня техники, заявка, рассматриваемая в целом, не содержит патентоспособного изобретения». Вкратце:
Даже если явление природы или математическая формула могут быть хорошо известны, изобретательское применение принципа может быть запатентовано. И наоборот, открытие такого явления не может поддерживать патент, если в его применении нет какой-либо другой изобретательской концепции . [Выделено.] [1] [9]
Суд не согласился с утверждением Флюка о том, что существование ограничения на определенную область использования делает формулу патентоспособной. Мнение большинства по этому аргументу было следующим:
Компетентный чертежник мог бы присоединить некоторую форму деятельности после решения практически к любой математической формуле; теорема Пифагора не была бы патентоспособной или частично патентоспособной, поскольку заявка на патент содержала заключительный шаг, указывающий на то, что формула, после ее решения, может быть с пользой применена к существующим методам геодезии .
Суд смягчил это утверждение, согласившись с тем, что не все патентные заявки, включающие формулы, являются патентонепригодными, заявив: «Однако столь же ясно, что процесс не является непатентопригодным просто потому, что он содержит закон природы или математический алгоритм». Патенты, включающие формулы, законы природы или абстрактные принципы, имеют право на патентную защиту, если реализация принципа является новой и неочевидной — в отличие от этого случая, в котором было признано, что реализация была обычной. [10] Соответственно, в деле Флука не было «другой изобретательской концепции в его заявке», и, таким образом, не было права на патент.
В деле In re Bergy [ 11], решении 1979 года Апелляционного суда по таможенным и патентным вопросам США (CCPA), судья Джайлс Рич подверг резкой критике мнение судьи Стивенса по делу Flook . Верховный суд отменил более раннее мнение Bergy [12] , дав краткие указания, что CCPA должен провести «дальнейшее рассмотрение вопроса в свете дела Parker v. Flook [437 US 584 (1978)». Судья Рич начал с протеста, заявив, что «суд не дал никаких указаний на то, какое отношение, по его мнению, Flook имеет к единственному вопросу в этих апелляциях [является ли заявленный предмет патентоспособным], за исключением того, что можно почерпнуть из мнения Flook ». После исчерпывающего анализа того, что Флок , Конституция и патентный закон предусматривают в отношении выдачи патентов, — в котором мало или совсем ничего не говорится о патентоспособности абстрактных идей и о том, как к этому относится раздел 101 патентного закона, — судья Рич резюмировал свою точку зрения: «Что касается света, который Флок проливает на эти случаи, то по указанным нами причинам мы ничего не находим».
Однако прежде чем прийти к своему заключению, судья Рич осудил мнение Флука , как воплощающее:
неудачное и, по-видимому, неосознанное, хотя и очевидное, смешение отдельных законодательных положений, которые концептуально не связаны, а именно положений, относящихся к категориям изобретений в § 101, которые могут быть патентоспособными, и к условиям патентоспособности, требуемым законом для изобретений в пределах установленных законом категорий, в частности, условие неочевидности в § 103.
Причиной этой путаницы в заключении суда он назвал «подрывную чушь» в правительственных записках для Патентного ведомства:
Мы с сожалением отметили, что в записках, поданных Генеральным солиситором исполняющему обязанности комиссара Паркеру в деле Паркер против Флука , которое, как отметил Суд, «полностью основано на правильном толковании § 101», плохо и с видимым намерением смешиваются требование статутных категорий § 101 с требованием существования «изобретения». Это они делают, основывая аргумент на вступительных словах § 101, «Всякий, кто изобретает или открывает», тем самым привнося в обсуждение соблюдения § 101 требование «изобретения» в смысле патентоспособности.
По мнению судьи Рича, даже несмотря на то, что раздел 101 гласит «тот, кто изобретает или открывает», нет никаких оснований для импорта в анализ любого расследования природы того, что патентные заявители якобы изобрели, и является ли это тем видом вещи, который может быть запатентован как изобретение. Таким образом, когда суд Флука говорит, что процесс Флука не является тем видом процесса, который патентное право позволяет патентовать, даже если это процесс в обычном словарном смысле этого слова, судья Рич считает расследование недопустимым, поскольку «§ 101 никогда не предназначался как «стандарт патентоспособности»; стандарты или условия, как их называет закон, содержатся в § 102 и § 103». Единственный законный вопрос, говорит он, заключается в том, является ли заявленный предмет «новым, полезным и неочевидным». [13]
Судья Рич не мог согласиться с тем, что реализация естественного принципа должна быть «изобретательной», а не признанно общепринятой (как признал Флок). По его мнению, это неправильно смешало очевидность в соответствии с разделом 103 с установленным законом предметом в соответствии с разделом 101. Но судья Рич упустил из виду то, на что указал судья Стивенс — что Флок не претендовал на реализацию процесса каким-либо иным, кроме общепринятого, способом и не претендовал на добавление чего-либо к тому, что было известно ранее, кроме использования формулы сглаживания. Судья Стивенс рассматривал дело как дело, в котором Флок даже не претендовал на изобретение чего-либо, что можно было бы запатентовать. (Судья Стивенс ответил на критику Берги в своем особом мнении по делу Диера .)
На самом деле, уступка Флока сделала дело Флока легким. Но вряд ли можно было ожидать, что какой-либо заявитель в последующем деле сделает подобную уступку. Неясно, как применить принцип дела Флока к другим делам, где такой уступки не существует. В одном классе дел, где реализация на первый взгляд совершенно тривиальна, как в деле Funk против Kalo Inoculant Co. , применимость того же принципа кажется очевидной. Но это, по-видимому, внешний предел легкого дела. Как только разумные люди могут расходиться во мнениях о том, является ли реализация едва ли удаленной от естественного принципа, может показаться, что принцип Флока не может быть применен. Если для оценки реализации необходимо использовать полномасштабный анализ дела Грэма против Дира , то, по-видимому, дело больше не может быть рассмотрено на основании раздела 101. Именно это, по-видимому, и произошло в следующем деле трилогии, Diamond против Diehr .
В течение многих лет комментаторы считали, что Diehr отменил Flook или свел его к безобидному упадку. Однако в деле Mayo против Prometheus Верховный суд «реабилитировал» Flook и гармонизировал его, Diehr и другие решения Верховного суда, а также английское решение 19-го века Neilson против Harford . [14] Суд Mayo прочитал предыдущие дела, чтобы установить в качестве центрального элемента этой отрасли права, что для того, чтобы заявленное изобретение, основанное на реализации закона природы или «принципа», получило патентную монополию, реализация не должна быть обычной или тривиальной, а должна быть изобретательской, то есть, предположительно, новой и неочевидной. Это привело к дальнейшим спорам, как обсуждалось в делах Mayo против Prometheus и Ariosa против Sequenom . Последующее решение Верховного суда по делу Alice Corp. против CLS Bank International подтвердило позицию Флока в деле Mayo , постановив, что простая реализация абстрактной идеи на компьютере не может обеспечить патентоспособность.