Отличительная черта товарного знака является важной концепцией в законодательстве, регулирующем товарные знаки и знаки обслуживания . Товарный знак может быть зарегистрирован или может быть зарегистрирован , если он выполняет основную функцию товарного знака и имеет отличительный характер . Регистрируемость можно понимать как континуум с «по сути отличительными» знаками на одном конце, «родовыми» и «описательными» знаками без отличительного характера на другом конце, и «предполагаемыми» и «произвольными» знаками, лежащими между этими двумя точками. «Описательные» знаки должны приобретать отличительность через вторичное значение — потребители пришли к тому, чтобы распознавать знак как исходный указатель — чтобы быть защищенными. [1] «Общие» термины используются для обозначения самого продукта или услуги и не могут использоваться в качестве товарных знаков.
В законодательстве США о товарных знаках , Abercrombie & Fitch Co. против Hunting World 537 F.2d 4 (2nd Cir. 1976) установило спектр отличительности товарных знаков в США, разбив товарные знаки на классы, которым предоставлены различные степени защиты. Суды часто говорят о знаках, попадающих в следующий « спектр отличительности », также известный в США как « классификация Abercrombie » или «факторы Abercrombie»: [2] [3] [4]
.svg/1280px-Logo_of_the_Eastman_Kodak_Company_(2006%E2%80%932016).svg.png){kind=logo}
Причудливый / по своей сути отличительный товарный знак является prima facie регистрируемым и представляет собой полностью выдуманный или «причудливый» знак. [5] Например, « Kodak » не имел никакого значения до того, как был принят и использовался в качестве товарного знака в отношении товаров, будь то фотографические товары или иные. Придуманные знаки — это неологизмы , которые ранее не встречались ни в одном словаре .
Произвольная торговая марка — это обычно обычное слово, которое используется в бессмысленном контексте (например, « Apple » для компьютеров). Такие марки состоят из слов или изображений, которые имеют некоторое словарное значение до того, как были приняты в качестве торговых марок, но которые используются в связи с продуктами или услугами, не связанными с этим словарным значением. Произвольные марки также сразу же подлежат регистрации. Salty будет произвольной маркой, если она используется в связи с, например, телефонами, как в Salty Telephones , поскольку термин « salt » не имеет особой связи с такими продуктами.
Наводящий знак, как правило, указывает на природу, качество или характеристику продуктов или услуг, в отношении которых он используется, но не описывает эту характеристику и требует воображения со стороны потребителя, чтобы идентифицировать характеристику. Наводящие знаки вызывают восприимчивое воображение потребителя. Примерами наводящего знака являются Blu -ray , новая технология хранения данных большой емкости, которая использует «синий» (на самом деле фиолетовый ) лазер , и Airbus , аэрокосмическая корпорация, производящая коммерческие самолеты.
Описательный знак — это термин со словарным значением, который используется в связи с продуктами или услугами, напрямую связанными с этим значением. [5] Примером может быть Salty, используемый в связи с солеными крекерами или анчоусами. Такие термины не подлежат регистрации, если только они не приобретают «вторичное значение», то есть знак становится настолько отличительным, что люди ассоциируют его с определенным брендом на рынке .
Родовой термин — это общее название для продуктов или услуг, в связи с которыми он используется, например, «соль» при использовании в связи с хлоридом натрия. Родовой термин не способен выполнять основную функцию товарного знака, отличая продукты или услуги одного предприятия от продуктов или услуг других предприятий, и поэтому не может быть предоставлена никакая правовая защита. [5] Это связано с тем, что должен быть какой-то термин, который может быть использован любым лицом, включая других производителей, для обозначения продукта без использования фирменного товарного знака какой-либо организации. Знаки, которые становятся родовыми после потери отличительного характера, известны как родовые товарные знаки . Знаки, которые являются неправильным написанием родового термина (например, удаление пробела), не изменяют родовое значение термина. [6] [7] Таблетка аспирина — зарегистрированная торговая марка Bayer AG. Аспирин — это родовое слово в Соединенных Штатах для обезболивающего средства ацетилсалициловая кислота (также известная как АСК). [8] Другим примером является термин « киберпанк », который в Соединенных Штатах является зарегистрированной торговой маркой R. Talsorian Games Inc. для ее настольной ролевой игры [9] и в Европейском Союзе CD Projekt SA для «игр и онлайн-игровых сервисов» [10] (в частности, для адаптации первой видеоигры ) и Sony Music для использования вне игр. [11] Право на торговую марку, как правило, специфично для страны. Таким образом, марка, которая стала родовой в одной стране, например, пример Aspirin, все еще может использоваться и признаваться в качестве торговой марки в другой стране. [12]
В судебных разбирательствах по товарным знакам судам чаще всего приходится проводить различие между наводящими и описательными знаками, с одной стороны, и между описательными и родовыми знаками, с другой. Это связано с тем, что наводящие знаки, как и причудливые и произвольные знаки, как предполагается, имеют право на защиту товарного знака, в то время как описательные знаки имеют право на защиту, если они стали известны как представляющие производителя товаров, а родовые знаки никогда не могут получить защиту. [13] Из приведенных выше примеров можно увидеть, что отличительный характер термина тесно связан с продуктами или услугами, в отношении которых этот термин используется.
Общий метод оценки отличительного характера знака заключается в рассмотрении реакции потребителя на знак. [5] Знак может быть изначально зарегистрированным, только если потребитель никогда не сталкивался с ним раньше. С другой стороны, знак вряд ли будет изначально зарегистрированным, если он информирует его о какой-либо характеристике соответствующих продуктов или услуг (например, являются ли они вкусными, большими, острыми, черными или сладкими, в случае фруктов). В любом другом случае знак может не быть зарегистрированным.
Другим примером описательного знака может быть географическое слово или фраза, которые просто указывают на происхождение продукта или услуги. Например, мороженое из Хьюстона может обнаружить, что название «Houston ice cream» не защищено как товарный знак на том основании, что слово Houston является просто описательным. Однако им может повезти больше с названием «North Pole ice cream». В последнем случае, хотя Северный полюс является географическим местоположением, мороженое на самом деле не производится на Северном полюсе , и ни один разумный человек не предположит, что фраза North Pole является буквально описательной. [14]
Поэтому знаки, которые идентифицируют или описывают продукт или услугу, или которые общеупотребительны, или которые используются в качестве географических указаний , как правило, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков и остаются в общественном достоянии для использования кем угодно. [5] Например, родовой термин, такой как «яблоко», или описательные термины, такие как «красный» или «сочный», не могут быть зарегистрированы в отношении яблок.
При выборе и использовании товарных знаков основное внимание следует уделять знакам, которые по своей сути являются отличительными, поскольку они обладают наиболее сильным отличительным характером и не требуют доказательств использования для установления приобретенной отличительности. Причудливый, произвольный или наводящий на размышления термин может быть по своей сути отличительным и подлежащим регистрации без доказательства приобретенной отличительности. Хотя эти категории легче всего применять в отношении товарных знаков, включающих слова, те же общие принципы применяются в отношении всех видов товарных знаков. Например, форма сосны является описательной, если используется на продуктах с запахом сосны.
Товарный знак без отличительного характера (т. е. знак, который по своей сути не является отличительным) на первый взгляд не подлежит регистрации. [15] Однако большинство юрисдикций все равно могут разрешить регистрацию таких знаков, если владелец товарного знака может продемонстрировать, как правило, путем ссылки на доказательства использования , что потребители на рынке ассоциируют знак исключительно с использованием на определенных товарах или в связи с определенными услугами с определенным коммерческим происхождением или источником (т. е. владельцем товарного знака). «Использование» может включать разрешенное использование лицензиатом или другой стороной. Если ведомство по товарным знакам убеждено, что доказательства демонстрируют, что знак «приобрел» отличительный характер по факту , то знак может быть принят для регистрации на основе приобретенной отличительности .
Характер и объем приемлемых доказательств использования различаются в зависимости от юрисдикции, хотя наиболее полезными доказательствами обычно являются цифры продаж, сведения о расходах на рекламу и продвижение, а также примеры рекламных материалов. Опросы потребителей также могут помочь установить, что потребители в основном ассоциируют в остальном неотличительный знак с владельцем товарного знака и его продуктами или услугами. Как правило, доказательства использования могут быть приемлемыми или релевантными только в том случае, если они охватывают определенный период времени (например, три года до даты подачи заявки на товарный знак) и происходят из юрисдикции, в которой запрашивается регистрация.
Терминология приобретенной различительной способности принята в юрисдикциях Европейского союза и Содружества, таких как Австралия , Гонконг и Соединенное Королевство , а также в юрисдикции общего права Соединенных Штатов (где также используется термин вторичное значение ). В США, если товарный знак использовался в течение непрерывного периода не менее пяти лет после даты регистрации, право на использование знака и регистрация могут стать «неоспоримыми» (например, неуязвимыми для отмены из-за неиспользования, но не из-за того, что они становятся родовыми ). В таких случаях USPTO проверяет и подтверждает, соответствует ли запрос на неоспоримость формальным требованиям, но является ли регистрация неоспоримой по закону, можно определить только в ходе судебных разбирательств, связанных с регистрацией.
Основная функция товарного знака — исключительно идентифицировать коммерческий источник или происхождение продуктов или услуг, так что товарный знак, правильно названный, указывает на источник или служит в качестве значка происхождения. Использование товарного знака таким образом известно как использование товарного знака. Определенные исключительные права прилагаются к зарегистрированному знаку, которые могут быть реализованы путем иска о нарушении товарного знака, в то время как незарегистрированные права на товарный знак могут быть реализованы в соответствии с общим деликтом о выдаче за другое лицо .
Права на товарный знак обычно возникают из использования и/или регистрации (см. ниже) знака в связи только с определенным типом или ассортиментом продуктов или услуг. Хотя иногда возможно предпринять правовые действия для предотвращения использования знака в отношении продуктов или услуг за пределами этого ассортимента (например, для выдачи за чужие), это не означает, что закон о товарных знаках запрещает использование этого знака широкой публикой. Общее слово, фраза или другой знак могут быть удалены из общественного достояния только в той степени, в которой владелец товарного знака может сохранять исключительные права на этот знак в отношении определенных продуктов или услуг, предполагая, что нет других возражений против товарного знака. Для изучения случая в обеих концепциях см. Apple Corps против Apple Computer .
Если суд постановит, что товарный знак стал « родовым » в результате общего использования (так что знак больше не выполняет основную функцию товарного знака, и среднестатистический потребитель больше не считает, что на него распространяются исключительные права), соответствующая регистрация также может быть признана недействительной. [5]
Например, торговая марка компании Bayer " Aspirin " была признана родовой в Соединенных Штатах, поэтому другие компании могут использовать это название для ацетилсалициловой кислоты (хотя она все еще является торговой маркой в Канаде ). Xerox для копировальных аппаратов и Band-Aid для пластырей являются торговыми марками, которые рискуют потерять свой статус торговой марки, став родовой в некоторых странах, чего владельцы соответствующих торговых марок активно стремятся не допустить. Чтобы предотвратить превращение торговых марок в родовые, владельцы торговых марок часто связываются с теми, кто, по-видимому, использует торговую марку неправильно, от авторов веб-страниц до редакторов словарей, и просят их прекратить неправомерное использование.
Правильное использование товарного знака означает использование знака в качестве прилагательного , а не существительного или глагола , [16] [17] [18] [19] хотя для некоторых товарных знаков использование в качестве существительных и, реже, глаголов является обычным явлением. Например, Adobe разослала электронные письма многим веб-авторам, используя термин « отфотошопленный », сообщая им, что они должны использовать только термин «измененный с помощью программного обеспечения Adobe® Photoshop®». Xerox также приобрела печатную рекламу, заявляющую, что «вы не можете «ксероксировать» документ, но вы можете скопировать его на копировальном аппарате бренда Xerox». Другим популярным примером является использование слова « фраппучино » клиентами Starbucks для обозначения любого смешанного кофейного напитка, хотя сотрудникам предписано говорить только «фраппучино смешанный кофе» или «фраппучино смешанные сливки» при упоминании таких напитков. Однако это правило не является непреложным; Например, Lexis-Nexis имеет регистрацию товарного знака в США для «Shepardize», рег. № 1743711, и определяет «Shepardizing на веб-странице как «процесс поиска ссылок» в «серии книг под названием Shepard's Citations». [20] Такие усилия могут быть успешными или нет в предотвращении обобщения в долгосрочной перспективе, что зависит не столько от усилий владельца знака, сколько от того, как общественность фактически воспринимает и использует знак. Фактически, с юридической точки зрения важнее, чтобы владелец товарного знака явно и активно пытался предотвратить превращение своего товарного знака в обобщенный, независимо от реального успеха. [ необходима цитата ]
