В патентном праве США повторная экспертиза — это процесс, посредством которого любое лицо — третья сторона или изобретатель — может повторно проверить патент США патентным экспертом , чтобы убедиться, что заявленный им предмет патентоспособен. [1] Для повторной проверки патента заинтересованная сторона должна предоставить предшествующий уровень техники в форме патентов или печатных публикаций, который поднимает «существенный новый вопрос патентоспособности ». Закон Лихи-Смита об американских изобретениях вносит существенные изменения в патентную систему США, включая новые механизмы оспаривания патентов в Патентном и товарном бюро США . Одним из новых механизмов является процедура пересмотра после выдачи патента, которая предоставит оспаривателям патентов расширенные основания для оспаривания патентов. [2]
Ходатайство о проведении повторной экспертизы может быть подано любым лицом в любое время в течение срока действия патента. Чтобы запросить повторную экспертизу, необходимо подать «запрос на повторную экспертизу», который включает (1) заявление, указывающее на каждый «существенный новый вопрос патентоспособности, основанный на предыдущих патентах и печатных публикациях»; (2) идентификацию и пояснение для каждой претензии, для которой запрашивается повторная экспертиза; (3) копию каждого патента или печатной публикации, на которые ссылаются; (4) копию всего патента, о котором идет речь; (5) подтверждение того, что копия запроса на повторную экспертизу была вручена владельцу патента, если запрашивающая сторона не является владельцем патента; и (6) подтверждение от третьей стороны, запрашивающей сторону, что положения об эстоппеле 35 USC 351(e)(1) или 35 USC 325(e)(1) не запрещают запрашивающей стороне подавать запрос на повторную экспертизу. [3] Если USPTO обнаружит, что запрос действительно поднимает существенный новый вопрос патентоспособности, USPTO назначает повторную экспертизу.
Запросы на повторную экспертизу часто подаются третьими лицами, которые уже вовлечены в судебный процесс о нарушении патента, о котором идет речь. Подавая заявление на повторную экспертизу, такие стороны стремятся признать патент недействительным, сохраняя при этом низкие судебные издержки. Если судья соглашается, судебное разбирательство может быть приостановлено до получения результатов повторной экспертизы.
Сами изобретатели также подают запросы на повторную экспертизу. Такие запросы могут быть поданы до того, как изобретатели подадут в суд на другую сторону за нарушение патента, чтобы убедиться, что патент действителен в свете любого предшествующего уровня техники, который они могли обнаружить с момента выдачи патента.
Патентное ведомство может само инициировать повторные проверки "по инициативе директора", например, когда есть основания сомневаться в действительности патента. Директор, например, приказал провести повторные проверки патентов NTP, Inc. , которые охватывали технологию мобильной электронной почты BlackBerry .
После назначения повторной экспертизы для дела назначается новый эксперт, и патент проходит еще одну экспертизу, аналогичную той, которую он получил в первый раз. Если какие-либо претензии отклоняются в свете новых поднятых вопросов, то владелец патента может сузить или отменить эти претензии. Владелец патента также может подать новые претензии, при условии, что они не шире претензий в исходном патенте. Если эксперт делает отклонение «окончательным», владелец патента может обжаловать решение в Совете по патентным апелляциям и вмешательствам (BPAI) в USPTO. Владелец патента может подать апелляцию в Апелляционный суд Федерального округа и даже в Верховный суд США , если это разрешено.
После завершения повторной экспертизы выдается «сертификат повторной экспертизы». Сертификат вносит любые исправления в патент, которые требуются в соответствии с повторной экспертизой. Если все требования патента отклоняются, патент аннулируется. С 2 января 2001 года сертификаты повторной экспертизы имеют код вида в серии C1, C2, C3, .... До этого код вида был в серии B1, B2, B3, .... [4]
Материалы всех повторных экспертиз доступны для общественности на общедоступном веб-сайте PAIR ( Patent Application Information Retrieval ) USPTO. [5] Повторным экспертизам присваиваются серийные номера и перекрестные ссылки как дочерние заявки первоначально выданных патентов.
Процесс повторной экспертизы имеет потенциал для повышения качества выдаваемых патентов и поощрения общественного участия в этом процессе. [6]
Повторные экспертизы ex parte инициируются представителями общественности, но как только указанные члены подают свой запрос, они больше не принимают активного участия в разбирательстве. Переписка ведется строго между экспертом и владельцем патента. Плата за подачу запроса на повторную экспертизу ex parte составляет 6000 долларов США по состоянию на 16 января 2018 года. [7]
Перепроверки Inter partes были инициированы представителями общественности, и указанные представители общественности затем приняли участие в разбирательствах. 16 сентября 2012 года Закон Лихи-Смита об изобретениях в Америке отменил эти разбирательства и заменил их двумя новыми разбирательствами после выдачи патента (Post-Grant Review и Inter Partes Review).
Повторные запросы на проведение повторных проверок Inter partes одной и той же запрашивающей стороной запрещены в соответствии с 35 USC § 317. [8]
В 2012 финансовом году было подано 747 запросов на проведение повторной экспертизы ex parte (что составляет около 0,28% от общего числа патентов, выданных в том году), хотя примерно 90% этих запросов были поданы владельцем патента. [9] В 2012 финансовом году было подано около 640 запросов на проведение повторной экспертизы inter partes, и эта цифра существенно растет с каждым годом и выросла в четыре раза с 2008 финансового года. [10]
Статистика, опубликованная USPTO для повторных экспертиз за период с 1981 по 2007 год, показала, что для повторных экспертиз ex parte требования были изменены в среднем в 64% случаев. В 26% случаев все требования были подтверждены без изменений, в то время как в 10% случаев все требования были признаны недействительными. Для повторных экспертиз inter partes требования были изменены в семи из восьми дел, которые были завершены к моменту публикации статистики. [11]
Патенты NTP, охватывающие технологию BlackBerry , в настоящее время [ требуется обновление ] проходят ряд повторных экспертиз, поскольку были обнаружены новые предшествующие разработки, которые не были рассмотрены патентным ведомством при первом рассмотрении патентных заявок. Некоторые из этих повторных экспертиз являются inter partes, некоторые из них являются ex parte, некоторые из них были инициированы директором. Некоторые из патентов имели ряд повторных экспертиз, поданных. Эти множественные повторные экспертизы были объединены в одну повторную экспертизу, каждую для рассматриваемого патента.
По состоянию на апрель 2006 года все иски NTP, по которым были приняты меры, были отклонены на основании существенных новых вопросов патентоспособности. Пока неизвестно, сузит ли NTP свои иски, чтобы обойти отклонения, или добьется успеха в апелляции. [ требуется обновление ] Blackberry согласилась 3 марта 2006 года урегулировать свой патентный спор с NTP на сумму более 600 миллионов долларов США. [12]
Патент США 6,368,227 под названием «Способ качания на качелях» был выдан в 2002 году заявителю Стивену Олсону, молодому сыну патентного поверенного, который подал заявку на патент, чтобы научить своего сына патентной системе. Этот патент был подан вскоре после того, как патенты на бизнес-методы стали допустимы в соответствии с патентным законодательством США из-за решения State Street 1998 года ; однако это был не бизнес-метод, а скорее просто патент на метод или процесс. В патенте заявлялся улучшенный метод качания ребенка на качелях.
Директор PTO приказал провести повторную экспертизу, и впоследствии претензии были отклонены. Владелец патента решил не подавать апелляцию. Было выдано свидетельство о повторной экспертизе, отменяющее все претензии.
Патент США 6,004,596 под названием " Sealed crustless sandwich " был выдан в 1999 году заявителям Лену Кретчману и Дэвиду Гескеду. В патенте заявлен улучшенный сэндвич с арахисовым маслом и желе без корочки, который можно было бы производить массово и продавать в магазинах.
Патент был лицензирован для Smuckers , которая затем представила бренд замороженных сэндвичей без корочки Uncrustables. [13] Smuckers инвестировала около 20 миллионов долларов в строительство завода в Скоттсвилле , штат Кентукки , для производства продукта. Годовой объем продаж в 2005 году составил 60 миллионов долларов США. [14]
Чтобы добиться соблюдения патента, Smuckers подала иск о нарушении патента против предполагаемого нарушителя Albie's Foods. Albie's Foods ответила подачей ходатайства о проведении повторной экспертизы в одностороннем порядке.
Эксперт отклонил требования патента, и отклонение было обжаловано в BPAI. BPAI отклонил требования, и в 2006 году USPTO выпустило Уведомление о намерении выдать Сертификат повторной экспертизы, [15] которое впоследствии было выпущено в 2007 году, отменив все требования патента. [16] В 2008 году патент истек [17] из-за того, что владелец патента не уплатил пошлину за продление.
{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)