Доктрина исчерпания прав , также называемая доктриной первой продажи, [1] является патентной доктриной общего права США , которая ограничивает степень, в которой держатели патентов могут контролировать отдельную статью запатентованного продукта после так называемой авторизованной продажи. Согласно этой доктрине, как только происходит авторизованная продажа запатентованной статьи, исключительные права держателя патента на контроль использования и продажи этой статьи считаются «исчерпанными», и покупатель может свободно использовать или перепродавать эту статью без дальнейших ограничений со стороны патентного права. Однако, согласно доктрине ремонта и реконструкции, владелец патента сохраняет за собой право не допускать покупателей статей к созданию запатентованного изобретения заново (т. е. созданию другой статьи), если только он не уполномочен патентообладателем делать это. [2]
С процессуальной точки зрения доктрина исчерпания патентных прав действует как позитивная защита , защищая уполномоченных покупателей от исков о нарушении прав, касающихся продажи или использования (включая ремонт и модификацию) запатентованного продукта после того, как владелец патента разрешил его продажу.
Поскольку только «санкционированная» продажа приводит в действие доктрину, может быть сложно или, по крайней мере, спорно определить, применяется ли доктрина исчерпания прав в конкретном случае: например, когда патентообладатель намеревается ограничить или обусловить использование или перепродажу запатентованного изделия после его покупки и нахождения в руках конечного пользователя ( ограничения после продажи ); или когда патентообладатель лицензирует другое лицо на производство и использование или продажу запатентованного продукта только в определенной области. Решение Верховного суда 2008 года по делу Quanta Computer, Inc. против LG Electronics, Inc. , возможно, оставляет неясным, в какой степени патентообладатели могут избежать доктрины исчерпания прав с помощью так называемых ограниченных лицензий (лицензий, ограниченных определенной областью использования). С момента ее разработки судами в конце 19 века [3] доктрина исчерпания прав на патенты подняла вопросы относительно объема исключительных прав, предоставляемых патентами, и степени, в которой владелец патента может расширить эти права для контроля за последующим использованием и продажей запатентованных изделий.
Патент дает владельцу патента право исключать других из производства, использования, продажи, предложения для продажи или импорта в США запатентованного изобретения (т. е. продукта, воплощающего изобретение) в течение срока действия патента. [4] Конституционное обоснование предоставления этих исключительных прав заключается в том, чтобы «содействовать прогрессу науки и полезных искусств» [5] путем предоставления изобретателям стимула вкладывать свое время, труд и средства в исследования и разработку инновационных технологий. [6] Однако предоставление этой защиты сопряжено с социальными издержками (монопольная рента) и ограничивает возможность общественности свободно отчуждать запатентованные товары. Таким образом, государственная политика диктует, чтобы исключительные права владельца патента были ограничены по объему. Как правило, когда владелец патента получает компенсацию за использование своего изобретения посредством продажи запатентованного продукта, цель патентного права выполняется в отношении этого продукта. [7] После получения компенсации права владельца патента исключать других исчерпываются, и «патентное право не дает никаких оснований для ограничения использования и пользования проданной вещью». [8] Соответственно, добровольное введение патентообладателем запатентованного продукта в торговлю без ограничений не позволяет патентообладателю осуществлять любое заявленное право на исключение других лиц из использования или перепродажи проданного продукта. [9]
В отличие от аналогичной доктрины первой продажи в авторском праве, доктрина исчерпания патентных прав не была кодифицирована в патентном статуте и, таким образом, по-прежнему является доктриной общего права . Впервые она была явно признана Верховным судом в 1873 году в деле Адамс против Берка . [10] В этом случае патентообладатель Адамс передал другому лицу право изготавливать, использовать и продавать запатентованные крышки гробов только в радиусе десяти миль от Бостона. Берк (гробовщик), клиент правопреемника, купил крышки гробов у производителя-правопреемника в радиусе десяти миль, но позже использовал (и фактически перепродал) запатентованные крышки гробов за пределами радиуса десяти миль в своей торговле при захоронении человека. Патентообладатель Адамс подал в суд на похоронное бюро Берка за нарушение патентных прав, но Верховный суд не нашел никакой ответственности за нарушение: после того, как крышки гробов были законно изготовлены и проданы, «не существует никаких ограничений на их использование в интересах патентообладателя или его правопреемников или лицензиатов». Поскольку продажа была разрешена (куплена у уполномоченного продавца в радиусе десяти миль), ответчик приобрел право использовать крышки гробов без каких-либо претензий со стороны патентообладателя, даже если он вывез их за пределы радиуса десяти миль для использования.
Доктрина исчерпания прав задействуется только при продаже, разрешенной владельцем патента. [11] Таким образом, существуют обстоятельства, при которых может быть сложно определить, задействуется ли доктрина исчерпания прав, в свете ограничений, которые патентообладатель намеревался наложить на продажу или использование запатентованного изобретения. В таких ситуациях возникают два общих вопроса: (1) Была ли продажа разрешена владельцем патента? Часто это может быть сложным фактическим вопросом. (2) Независимо от того, разрешена ли продажа патентообладателем, являются ли эти ограничения действительными и признаваемыми в соответствии с законом?
Как правило, эти случаи включают один или несколько из следующих сценариев: владелец патента: (1) продает один или несколько компонентов многокомпонентного запатентованного продукта; [12] (2) лицензирует другого на производство и продажу запатентованного продукта с определенными ограничениями в области, в которой может быть осуществлена продажа; [13] или (3) продает товар с ограничениями непосредственно для покупателей или конечных пользователей ( ограничение после продажи ). [14]
Один из сценариев, в котором доктрина исчерпания прав может быть или не быть задействована, заключается в том, что владелец патента продает неполную статью, прекурсор или ингредиент, которые напрямую не реализуют или не воплощают патент, о котором идет речь. В этой ситуации исчерпание прав инициируется авторизованной продажей неполной статьи, если: (1) ее «единственным разумным и предполагаемым использованием было осуществление патента, и (2) она «воплощает существенные признаки» запатентованного изобретения. [15] Однако, даже если доктрина исчерпания прав применима к продаже неполной статьи, существует отдельный анализ того, была ли продажа этой статьи фактически разрешена, и, следовательно, было ли фактически инициировано исчерпание прав. [16]
Применимость исчерпания к продаже незаконченного изделия была признана Верховным судом в 1942 году в деле United States v. Univis Lens Co. В этом случае владелец патента продал заготовки линз, которые нужно было шлифовать в готовые линзы — запатентованное изобретение. Суд постановил, что эта продажа исчерпала патенты на готовые линзы, поскольку заготовки линз в значительной степени «воплощали существенные особенности запатентованного устройства и [были] бесполезны до тех пор, пока... не были отшлифованы и отполированы как готовая линза патента». [17] Суд отметил, что процесс шлифования был стандартным (обычным) и не был центральным для патентов, что также указывало на то, что заготовки линз составляли материальную часть запатентованного изобретения и почти полностью практиковали патент, поскольку для завершения изобретения требовались только обычные дальнейшие этапы обработки.
В деле Quanta Верховный суд применил тот же тест для определения того, вызвано ли исчерпание прав лицензированием портфеля патентов на продукты и методы . В этом случае владелец патента ( LGE ) уполномочил лицензиата ( Intel ) путем перекрестного лицензирования производить и продавать микропроцессоры и чипсеты, которые (если не лицензированы) нарушали бы патенты на продукты и методы LGE, а также патенты на компьютерные системы, содержащие лицензированные микропроцессоры и чипсеты. Суд постановил, что, хотя эти продукты Intel напрямую не практиковали системные патенты, они в достаточной степени воплощали изобретения этих патентов, делая доктрину исчерпания прав применимой. Во-первых, суд постановил, что не было разумного использования продуктов Intel, кроме включения их в компьютерную систему, которая практиковала системные патенты LGE. [18] Во-вторых, продукты Intel воплощали существенные особенности запатентованных процессов, поскольку единственным необходимым шагом для практического применения патентов было добавление таких стандартных компьютерных частей, как память и шины. [19] Кроме того, в системах не было ничего изобретательного, кроме того, что они содержали изобретательные микропроцессоры и чипсеты. [20] Таким образом, в соответствии с тестом Univis , продукты Intel в достаточной степени воплощали патенты, делая применимой доктрину исчерпания прав.
Другой сценарий, в котором может быть сложно определить, была ли разрешена продажа запатентованного товара, и, следовательно, инициируется ли исчерпание, происходит, когда патентообладатель предоставляет лицензию на изготовление и продажу с определенными ограничениями в области, в которой продавец может действовать, такими как продажи определенным типам клиентов, определенным территориям или другими ограничениями в области использования . Если эти ограничения (или «ограничения») были наложены, продажа лицензиатом покупателю исчерпывает только права патентообладателя на ограничение использования и перепродажи, когда ограничения не были превышены («нарушены»). [21] Теория заключается в том, что если Алиса владеет Blackacre, но не Whiteacre, она не может передать законное право собственности Бобу, подразумевая продажу ему Whiteacre. Она может продать только то, чем владеет. [22] Если ограничения лицензии («ограничения») превышены («нарушены»), то исчерпание не может произойти и, следовательно, не инициируется, и патентообладатель может успешно подать в суд на лицензиата и любых последующих клиентов за нарушение патента. [23]
Верховный суд в деле Talking Pictures Corp. против Western Electric Co. специально подтвердил законность ограничений области использования в патентных лицензиях на производство запатентованной продукции. Лицензиат, который превышает («нарушает») ограничение области использования, продавая товар за пределами допустимой области, совершает нарушение патентных прав. Доктрина исчерпания не предоставляет никакой защиты, поскольку «нарушение» делает продажу «несанкционированной» для целей доктрины исчерпания. [24]
Ограничения по области использования при продаже (те, которые налагаются на лицензиата при продаже запатентованных изделий) отличаются от ограничений или ограничений после продажи (те, которые направлены на ограничение использования или продажи запатентованного изделия после его покупки и попадания в руки конечного пользователя). Патентообладатели могут избежать доктрины исчерпания прав, налагая первое, но сомнительно, что патентообладатели могут сделать это посредством второго. [25]
Ограничения на продажу должны быть очень явно связаны с лицензиатом или продавцом. Например, в деле Quanta компания LGE предоставила Intel лицензию на производство продукции с использованием патентов LGE. В лицензии прямо указывалось, что LGE не лицензировала третьим лицам объединять лицензированные продукты с любыми продуктами, не являющимися продуктами Intel (т. е. микропроцессорами и чипсетами, приобретенными у третьей стороны), и LGE требовала от Intel уведомлять об этом клиентов. Intel продавала продукцию компании Quanta, которая объединяла продукты Intel с продуктами, не являющимися продуктами Intel. LGE подала в суд на Quanta за нарушение патентных прав. Верховный суд установил, что лицензионное соглашение не содержало явного ограничения на область использования, и, следовательно, установил, что не было никаких условий, ограничивающих, кому Intel могла продавать. Таким образом, продажа была «санкционирована», и был инициирован процесс исчерпания. По словам суда, «Лицензионное соглашение разрешало Intel продавать продукты, в которых использовались патенты. Никакие условия не ограничивали полномочия Intel продавать продукты, в значительной степени воплощающие патенты... Таким образом, санкционированная продажа Intel компании Quanta вывела ее продукты за рамки патентной монополии, и в результате LGE больше не может отстаивать свои патентные права против Quanta». [26]
Поскольку договорные документы в деле Quanta были недостаточно явными, суд применил доктрину исчерпания прав, посчитав продажу «разрешенной» и безусловной, даже несмотря на то, что LGE попыталась наложить некоторые ограничения на использование продуктов. Таким образом, покупатели запатентованного продукта могли свободно использовать его без ограничений, которые патентообладатель пытался наложить на них. Суд установил, что лицензионное соглашение не налагало никаких ограничений на то, кому лицензиат мог продавать. Однако суд Quanta не рассматривал вопрос о том, может ли ограничение в лицензионном соглашении быть принудительно обеспечено договором. Фактически, суд прямо заявил, что он не рассматривает этот вопрос.
Наиболее сложная и неурегулированная область права, касающаяся исчерпания патентных прав, включает случаи, в которых патентообладатель заявляет о введении ограничений после продажи . Ограничения после продажи - это те, которые направлены на ограничение использования или продажи запатентованного товара после его покупки и попадания в руки конечного потребителя, а не аналогичные ограничения для производителя-лицензиата. Обычные ограничения после продажи включают уведомления «только для одноразового использования» и «заправка только фирменными чернилами». Делают ли нарушения таких ограничений продажу «несанкционированной» и, следовательно, делают исчерпание патентных прав неприменимым, до сих пор неясно или, по крайней мере, спорно. [27]
В 1992 году Федеральный округ одобрил использование ограничений после продажи в деле Mallinckrodt, Inc. против Medipart, Inc. В частности, суд постановил, что владельцы патентов могут обусловить продажу запатентованных товаров ограничительным уведомлением и тем самым ограничить распоряжение товарами покупателями, за исключением таких нарушений антимонопольного законодательства, как ценовые ограничения и ограничения на привязку или нарушения «какого-либо другого закона или политики». [28] Истец в этом деле владел патентом на медицинское устройство, которое он продавал больницам с этикеткой «только для однократного использования». Ответчик покупал использованные устройства у больниц, восстанавливал их и перепродавал больницам. Федеральный округ постановил, что ограничение на однократное использование подлежит исполнению в соответствии с делом General Electric 1926 года , [29] поскольку ограничение было «разумно в пределах патентной выдачи...» [30]
Верховный суд не обсуждал дело Mallinckrodt в Quanta . Как заметил один комментатор: «Верховный суд в Quanta , как ожидалось, вынесет решение о том, является ли Mallinckrodt хорошим законом. Но суд обошел этот вопрос, узко истолковав лицензионное соглашение так, что оно не было условной лицензией. . . . Поскольку Верховный суд обошел этот вопрос, остается неясным, в какой степени патентообладатель может использовать условную лицензию для наложения ограничений на последующих покупателей». [31]
По крайней мере два окружных суда пришли к выводу, что Mallinckrodt больше не является хорошим законом после Quanta . [32] В деле Static Control Components, Inc. против Lexmark Int'l, Inc. суд пришел к выводу, что решение Верховного суда по делу Quanta неявно отменило Mallinckrodt . Предметом спора в деле Static Control была так называемая программа Lexmark «prebate», в рамках которой клиенты могли покупать картриджи, подлежащие одноразовому использованию, по 20-процентной скидке. В своем первоначальном постановлении, до вынесения решения по делу Quanta , суд отклонил аргумент Static Control о том, что патентные права Lexmark были исчерпаны в результате авторизованной продажи картриджей. В значительной степени полагаясь на Mallinckrodt , суд постановил, что продажи были действительными ограничениями после продажи, которые избегали исчерпания. Однако после того , как было принято решение по делу Quanta , суд отменил свое первоначальное постановление и пришел к выводу, что ограничение Lexmark на однократное использование не подлежит исполнению в соответствии с патентным правом, поскольку суд был «убежден, что Quanta отменила решение Mallinckrodt sub silentio». [33] Суд пояснил: «Широкое заявление Верховного суда о законе об исчерпании патентных прав просто не может быть согласовано с позицией, согласно которой решение Quanta ограничено его конкретными фактами. Кроме того, Федеральный округ частично опирался на Mallinckrodt при вынесении своего решения в LG Electronics, Inc. против Bizcom Electronics, Inc. , 453 F.3d 1364, 1369 (Fed. Cir. 2006), решении, которое Верховный суд отменил в деле Quanta . Также стоит отметить, что в решении Quanta не упоминалось ни одного дела Федерального округа». [34]
Однако заключение окружного суда о том, что Quanta отменила Mallinckrodt, отражает двусмысленность в самой Quanta . Суд Static Control отметил, что «[s]ales картриджей Lexmark Prebate были безусловными», поскольку «[n]о потенциальному покупателю не требовалось соглашаться соблюдать условия Prebate перед покупкой картриджа. Таким образом, продажи картриджей Lexmark Prebate были разрешены и безусловны, как и продажи запатентованных продуктов LGE в Quanta ». [35]
Таким образом, и Quanta , и Static Control можно рассматривать либо как предостерегающие истории [36] о неудачных попытках соблюдать доктрину General Talking Pictures [37] или явно обусловливать продажи, без необходимости выносить решение о том, были ли действительны ограничения после продажи, либо как отменяющие одобрение Mallinckrodt ограничений после продажи. Какое толкование верно, еще предстоит выяснить. Решение Федерального округа в полном составе по делу Lexmark Int'l против Impression Prods. должно дать более определенный ответ, при условии, конечно, возможного дальнейшего рассмотрения в Верховном суде. [38]
Возникает вопрос о том, является ли исчерпание прав на патенты в США международным или строго национальным. До недавнего времени, или, по крайней мере, с момента образования Федерального округа в 1982 году и до недавнего времени [39] большинство судов США просто предполагали, что продажа за пределами Соединенных Штатов, даже если она была совершена владельцем патента США или его материнской, дочерней или аффилированной компанией, или лицензиатом владельца патента США, не приводит в действие доктрину исчерпания прав в Соединенных Штатах. Обычно основанием для предположения было (1) Верховный суд, как утверждается, постановил так в деле Boesch против Graff ; [40] (2) иностранный патент — это другое право собственности, которое не является тем же самым, что и соответствующий патент США, поскольку иностранное патентное право отличается от патентного права США и предоставляет иную сферу действия такому иностранному патенту; [41] и (3) во многих случаях утверждается, что патентное право США не имеет «экстерриториального» применения. [42]
Ни один из этих пунктов не имеет под собой прочной, надежной почвы. В деле Boesch продавец, совершенно не связанный с владельцем патента США, совершил продажу в Германии; немецкий продавец имел право продать продукт в соответствии с немецким законодательством, поскольку он начал подготовку к производству продукта до того, как владелец патента США подал заявку на свой немецкий патент. [43] Американская компания (патентообладатель) не была соучастником продажи и не получила от нее прибыли, и, возможно, не может быть обвинена в «двойном мошенничестве». [44] Это совсем не похоже на обычную ситуацию в США, например, в делах Lexmark и Jazz , в которых владелец патента США отвечал за зарубежную продажу и, следовательно, получал от нее прибыль. Таким образом, дело Boesch не является надлежащим прецедентом для поддержки общей международной ситуации исчерпания прав.
Сравнимы ли иностранные патенты с патентами США — это фактический вопрос, который может отличаться от случая к случаю или от страны к стране, и не может предполагаться тем или иным образом. Кроме того, 35 USC § 119(a), патентный закон США, регулирующий, когда патент США может быть основан на подаче иностранной патентной заявки, предусматривает, что патент США и соответствующий иностранный патент должны быть «на одно и то же изобретение». Таким образом, может быть гораздо больше сходства, чем предполагают случаи.
Наконец, утверждение о том, что патентное право США не имеет экстерриториального применения, встречается повсеместно в случаях, когда утверждается, что ответственность за нарушение патентных прав в соответствии с законодательством США не должна основываться на действиях и поведении, происходящих за пределами Соединенных Штатов. И даже эта общность вызывает подозрения, поскольку иногда ответственность за нарушение патентных прав в Соединенных Штатах основывается на поведении за пределами Соединенных Штатов. [45] Применение исчерпания на международной основе не регулирует действия и поведение, совершаемые за пределами Соединенных Штатов; оно определяет средства правовой защиты от нарушения против импорта в Соединенные Штаты и продажи в них на основе действий и поведения, совершаемых за пределами Соединенных Штатов. [46]
В настоящее время этот вопрос ожидает решения в Федеральном округе, поскольку этот суд распорядился провести повторное слушание в полном составе по этому вопросу в деле Lexmark . [47] Причина, по которой этот вопрос вышел на первый план, заключается в том, что Верховный суд в своем недавнем решении по авторскому праву в деле Kirtsaeng против John Wiley & Sons, Inc. [ 48] постановил, что зарубежная продажа, разрешенная владельцами авторских прав, исчерпывает авторское право США. Верховный суд основывал свое решение в основном на авторитете общего права, широко цитируя Институты Кока-колы (Coke on Littleton) и заявляя, что это устанавливает общее правило, из которого должно быть доказано любое исключение. Поэтому некоторые считали, что тот же принцип применяется по крайней мере с такой же силой в патентном праве, как и в авторском праве, поэтому исчерпание патентных прав должно быть международным, как и исчерпание авторских прав.
В Европе [49] и Японии действует режим абсолютного или модифицированного международного исчерпания патентных прав. Австралия, [ нужна ссылка ] Новая Зеландия и Норвегия также принимают международное исчерпание патентных прав. [50]
Соглашение Всемирной торговой организации (ВТО) по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) прямо предоставляет каждому государству-члену свободу решать вопрос исчерпания прав интеллектуальной собственности. [51] В отчете Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) [52] за 2010 год приводится список законодательных положений различных стран о международном исчерпании прав. [53]
Другой возникающий вопрос в рамках доктрины исчерпания прав заключается в том, какие лица могут ссылаться на доктрину исчерпания прав в качестве защиты от иска о нарушении патента. В большинстве случаев исчерпания прав, обсуждавшихся ранее в этой статье, факты дела следуют тому, что можно назвать «прямолинейной» моделью: патентообладатель A (или его лицензиат) производит и продает продукт a, защищенный патентом P1 , покупателю C. Затем C делает что-то с a , что A приказал (по какому-то соглашению или предполагаемому соглашению) C не делать. Далее следует иск о нарушении патента, A против C. Схематически эта фактическая модель может быть представлена следующим образом:
А → а (П1) → С
- где a(P1) означает, что патент P1 распространяется на продукт a , а → указывает на продажу
Новые изобретения в области информационных технологий могут привести к искам об исчерпании прав, следующим по другой фактической схеме, из-за особенностей информационных технологий и действующего патентного права США. Изобретение в области информационных технологий может включать несколько аспектов, каждый из которых имеет отдельного заинтересованного лица. Например, смартфон, телевизор или приставка могут быть экономически важны как для производителей оборудования, так и для поставщиков контента, а также для конечного пользователя (т. е. потребителей). Лицензия или продажа одному заинтересованному лицу может или не может вызвать доктрину исчерпании прав в отношении поведения другого заинтересованного лица, возможно, в зависимости от того, как структурированы соответствующие деловые транзакции.
В соответствии с действующим патентным законодательством США, метод патента нарушается только тогда, когда каждый шаг иска выполняется одним лицом. [54] Аналогично, индуцированное нарушение метода иска имеет то же требование. [55] Системные иски поднимают более сложные вопросы. Можно создать систему, только поместив каждый элемент в комбинацию с другими, но можно нести ответственность за использование системного изобретения просто путем коммерческой эксплуатации системы. [56] Таким образом, когда и соответствующий производитель оборудования, и поставщик контента используют аспекты изобретения в методическом иске, то налагается ли на них ответственность за нарушение может зависеть как от того, как написан соответствующий иск, так и от того, как структурированы лицензии или продажи. Это проиллюстрировано в ожидающемся судебном разбирательстве по смартфонам, в котором структура диктовала юридический результат. [57]
В деле Helferich Patent Licensing, LLC против New York Times Co. [ 58] Федеральный округ отменил решение окружного суда об отклонении иска о нарушении патентных прав против поставщиков контента по причине исчерпания прав. Изобретение касается методов и систем оповещения пользователей смартфонов о контенте, который может быть им интересен, например, о последних новостях. Изобретение работает следующим образом: поставщик контента, такой как New York Times, отправляет текстовое сообщение на смартфоны своих онлайн-подписчиков. Сообщение может состоять из заголовка и лида к статье, а также гиперссылки на статью, хранящейся в онлайн-базе данных New York Times. Подписчик, заинтересованный в прочтении статьи, нажимает на ссылку и, таким образом, заставляет браузер смартфона извлекать и отображать статью.
То, как были составлены иски, очень важно для результата. Существует два соответствующих типа исков. Один набор рассматривает только производителей смартфонов, и иски описывают только действия, выполняемые на смартфоне (получение сигналов, нажатие на гиперссылки и т. д.). Другой набор исков рассматривает только действия, выполняемые поставщиками контента (отправка текстового оповещения, хранение новостной статьи, отправка ее через Интернет в ответ на нажатие гиперссылки и т. д.). Таким образом, можно нарушить один набор этих односторонних исков, не нарушая другой.
Патентообладатель лицензировал практически всех производителей смартфонов в Соединенных Штатах по первому набору патентов. Затем он пытался лицензировать поставщиков контента. Когда некоторые поставщики контента, включая New York Times, отказались брать лицензии по второму набору патентов, заявив, что в соответствии с доктриной исчерпания им не нужны лицензии, патентообладатель подал на них в суд. Вместо «прямолинейной» фактической модели, описанной выше для предыдущих случаев исчерпания, в этом случае наблюдается другая, двунаправленная модель. Диаграммно фактическая модель этого типа дела выглядит следующим образом:
П → лик (П1) → А, а
- Патентообладатель P лицензирует производителя A по патенту P1 (патенты на смартфоны) для производства смартфонов a , воплощающих запатентованное изобретение. Затем A продает смартфоны a потребителям C.
А → а (P1) → С ← я (P2) ← Б
- Поставщик контента B отправляет новостные оповещения и контент i потребителям C , тем самым реализуя метод, заявленный в патенте P2 (патент поставщика контента).
В апелляции на решение окружного суда по упрощенному судопроизводству Федеральный округ постановил, что структура соглашения о лицензировании патентов избегает доктрины исчерпания. Суд постановил, что доктрина исчерпания может быть заявлена только «уполномоченным приобретателем» — тем, кто покупает запатентованную статью у патентообладателя или ее уполномоченного продавца. Суд далее пояснил это, используя несколько иную терминологию:
[Это] основная идея, что исчерпание снимает правовые ограничения с уполномоченного приобретателя. Доктрина никогда не применялась, если, как минимум, заявления патентообладателя о нарушении ... не влекли за собой нарушение заявленных требований уполномоченными приобретателями ... Здесь, как отмечалось, это не так, поскольку нарушение требований содержания не было ... показано, что оно требует, чтобы [уполномоченные] приобретатели мобильных устройств практиковали эти требования.
Как выразился патентообладатель в своем кратком изложении, и суд согласился, «доктрина исчерпания прав защищает только возможность покупателя (или другого законного владельца) товара использовать и продавать товар». [59] Поставщики контента не были сторонами сделки, которая вызвала какое бы то ни было исчерпание прав — эта сделка была продажей смартфонов производителями потребителям. Доктрина исчерпания прав существует для защиты интересов покупателей, а не третьих лиц. [60] Патентообладатель сообщил Федеральному округу, и тот, по-видимому, согласился, что доктрина исчерпания прав не защищает поведение поставщиков контента, «независимо от влияния на количество лицензированного контента, доступного для телефонов их абонентов». [61]
Более того, патентные претензии, лицензированные производителям ( P1 на схеме выше), не нарушаются поведением поставщиков контента, обвиняемых в нарушении. Их поведение нарушает патентные претензии P2 , которые не были лицензированы производителям. Единственная продажа в этом деле была произведена лицензированными производителями смартфонов конечным пользователям-потребителям, и эта продажа исчерпала только претензии P1 . Федеральный округ заявил, что исчерпание не может иметь место в отношении несвязанных патентных претензий. Суд добавил, что поставщики контента не доказали, что лицензированные претензии P1 воплощали в себе по существу то же изобретение, что и патентные претензии P2 , по которым поставщики контента были поданы в суд, поэтому доктрина дел Univis и Quanta не применима для расширения сферы исчерпания.
Есть еще один возможный способ анализа дел такого типа, но стороны не поднимали его, и суд не рассматривал его. Это было бы проведением справедливого анализа эстоппеля относительно того, имели ли покупатели смартфонов разумные ожидания на момент покупки и был ли достигнутый в деле результат несправедливым и существенно ущемляющим права, которыми покупатели ожидали воспользоваться, в результате поведения истца. Это подход, аналогичный одному из тех, которые Палата лордов рассматривала в деле British Leyland . [62]
Другие страны признают правовые доктрины, сопоставимые с доктриной исчерпания прав в патентном праве США.
В деле Eli Lilly and Co. против Apotex Inc. [ 63] Верховный суд Канады принял принцип, согласно которому продажа запатентованного товара исчерпывает право патентообладателя на этот товар. [64] В деле Eli Lilly Верховный суд также занял позицию, согласно которой последующие покупатели не связаны никакими договорными ограничениями, налагаемыми патентообладателем, если они не доведены до их сведения во время продажи: «ограничительные условия, налагаемые патентообладателем на покупателя или лицензиата, не распространяются на товары, если они не доведены до сведения [последующего] покупателя во время их приобретения». Этот принцип, по-видимому, несколько отличается от патентного права США, в котором доведение ограничения до сведения покупателя, как правило, несущественно. [65]
Около 60 процентов европейских патентных споров рассматриваются в немецких судах. [66] Немецкое законодательство давно признало доктрину исчерпания прав. [67] В деле Fullplastverfahren Федеральный верховный суд Германии заявил:
Доктрина [исчерпания] находит свое обоснование в аргументе о том, что обладатель прав, который выпускает в обращение продукт, произведенный с применением защищенной процедуры, имел возможность воспользоваться преимуществами, предоставляемыми патентом. [68]
Комментатор утверждает, что решение Федерального верховного суда Германии по делу Brochure Rock [69] потребовало бы противоположного результата относительно фактической модели дела Quanta в США (обсуждавшейся выше). Продажа чипов не исчерпала бы патентные права на компьютерные системы, содержащие чипы, так что LG в этом случае имела бы право на дальнейшую выплату роялти от Quanta, несмотря на лицензию LG на производителя чипов Intel. [70]
Недавнее решение Окружного суда Дюссельдорфа [71] , однако, возможно, указывает на большее сходство между немецким и американским патентным правом. В деле были факты, почти идентичные фактам дела Quanta . Суд постановил, что продажа компонента не исчерпала патентные права на систему, поскольку, среди прочего, компоненты, проданные поставщиками, не использовали учения системного патента.
Что касается использования доктрины дела US Quanta , то окружной суд Дюссельдорфа заявил, что обоснованием такой «доктрины расширенного исчерпания» может быть только предотвращение возможности патентообладателя пользоваться преимуществами патента более одного раза, то есть «двойное погружение» или «двойная оплата». Суд заявил, что такая опасность двойной оплаты на разных этапах цепочки распределения и, таким образом, обоснование «доктрины расширенного исчерпания» могут существовать, если в одном и том же патенте есть иск на все устройство и иск на отдельный компонент всего устройства. В данном случае это было не так.
Вторая основа для «доктрины расширенного исчерпания» может существовать, если все устройство и его отдельные компоненты защищены разными патентами (как здесь), но только когда изобретательская концепция двух патентов одинакова и в значительной степени воплощена в компоненте. Но в данном случае это не так, как и в случае с Quanta . Это точка возможного сходства с Quanta, но она полностью в форме obiter dicta ,
Суд постановил, что тот факт, что компонент не имел разумного применения, кроме как для создания запатентованной системы (что было так в деле Quanta ), не имеет значения, поскольку это поднимало вопрос подразумеваемой лицензии, а не вопрос исчерпания. Лицензия производителя компонента прямо отрицала любую такую подразумеваемую лицензию в отношении системы (как в деле Quanta ).
Jap Auto Products Kabushiki Kaisha и др. против BBS Kraftfahrzeugtechnik AG; BBS против Rashimex Japan Co. и др. , Hanrei Jiho 3 (№ 1524) (23 марта 1995 г.), воспроизведено в 27 IIC 550 (1996) - BBS Wheels H и 21 AIPPI (Japanese Gr. Journal) 36 (1/1996).«Возможность владельца патента получить компенсацию за раскрытие изобретения ограничена одной возможностью. ...Не имеет особого значения, происходит ли выпуск в обращение внутри страны или за рубежом. Поскольку сам факт пересечения национальных границ не является веской причиной, по которой следует разрешить вторую возможность получения компенсации за раскрытие изобретения».