Закон Лихи-Смита об американских изобретениях ( AIA ) — федеральный закон США , принятый Конгрессом и подписанный президентом Бараком Обамой 16 сентября 2011 года. Закон представляет собой наиболее значительное законодательное изменение в патентной системе США со времен Закона о патентах 1952 года и очень похож на ранее предложенный законопроект в Сенате на его предыдущей сессии ( Закон о патентной реформе 2009 года ). [1]
Названный по именам его главных спонсоров, сенатора Патрика Лихи ( демократ от Вермонта ) и представителя Ламара Смита ( республиканец от Техаса ), [2] Акт переключает патентную систему США с системы «первый изобретатель» на систему «первый изобретатель подал заявку» , устраняет процедуры вмешательства и развивает оппозицию после выдачи патента. Его основные положения вступили в силу 16 сентября 2012 года и 16 марта 2013 года.
Закон переключил права США на патент с предыдущей системы « первый изобретатель » на систему « первый изобретатель-файл » для патентных заявок, поданных 16 марта 2013 года или позже. Закон также расширил определение предшествующего уровня техники, используемого при определении патентоспособности. Действия и предшествующий уровень техники, которые препятствуют патентоспособности в соответствии с Законом, включают публичное использование, продажи, публикации и другие раскрытия, доступные общественности в любой точке мира на дату подачи заявки, за исключением публикаций изобретателя в течение одного года с момента подачи заявки («льготный период, обусловленный публикацией» изобретателя), независимо от того, подает ли третья сторона также патентную заявку. Закон также заметно расширил предшествующий уровень техники, включив в него иностранные предложения о продаже и публичном использовании. [3] Заявители, которые не публикуют свои изобретения до подачи заявки, не получают льготного периода.
Процедуры в Патентном ведомстве США по разрешению споров о приоритете между почти одновременными изобретателями, которые оба подают заявки на одно и то же изобретение (« процедуры вмешательства »), были отменены, поскольку приоритет в соответствии с Законом определяется на основе даты подачи. Административная процедура, называемая « процедурой выведения », похожая на ту, которая в настоящее время используется в некоторых процедурах вмешательства, предусмотрена для того, чтобы гарантировать, что первое лицо, подавшее заявку, на самом деле является первоначальным изобретателем, и что заявка не была выведена из другого изобретателя. [4]
AIA называет новый режим «First-Inventor-to-File (FITF)». Этот новый режим работает иначе, чем режим «First-to-Invent» (FTI), который ранее действовал в США, и различные режимы «First-to-File» (FTF), которые действуют в остальном мире. В каждом из этих трех различных режимов могут быть разные результаты в зависимости от того, публикуют ли и как два разных изобретателя подают патентные заявки. [5]
Закон пересмотрел и расширил процедуры подачи возражений после выдачи патента. Закон сохранил существующую повторную экспертизу ex parte ; [6] добавил довыпускные заявления третьих лиц; [7] расширил повторную экспертизу inter partes , которая была переименована в inter partes review ; [8] и добавил послевыпускную экспертизу. [9]
Закон об американских изобретениях включал следующие изменения: [10]
Экономия от малого предприятия (до принятия закона, на основе сборов для малых предприятий и с учетом надбавки в размере 15%) для микропредприятий (после принятия закона):
Сенатор Патрик Лихи (демократ от Вермонта) представил аналогичный законопроект S. 23 в Сенате США 25 января 2011 года с семью соавторами (также членами Комитета по правосудию ), среди которых сенаторы Кунс (демократ от Делавэра), Грассли (республиканец от Айовы), Хэтч (республиканец от Юты), Клобучар (демократ от Миннесоты), Кайл (республиканец от Аризоны), Либерман (айленд от Коннектикута) и Сешнс (республиканец от Алабамы). Комитет по правосудию единогласно одобрил законопроект, и Сенат США принял его 8 марта 2011 года 95 голосами против 5. HR 1249: Архивировано 15 декабря 2012 года в Wayback Machine был принят Комитетом по правосудию Палаты представителей 14 апреля 2011 года 32 голосами против 3. [16]
Палата представителей приняла свою версию Акта (HR 1249) 23 июня 2011 года 304 голосами против 117, при этом шестьдесят семь республиканцев и пятьдесят демократов проголосовали против законопроекта. [17] 8 сентября 2011 года Сенат одобрил версию Палаты представителей двухпартийным голосованием 89-9. [18] 16 сентября 2011 года президент Барак Обама подписал законопроект на церемонии в Высшей школе науки и технологий имени Томаса Джефферсона в Северной Вирджинии . [19]
Сторонники законопроекта утверждают, что он может уравнять шансы, устранив уловки, которые хорошо финансируемый нарушитель в настоящее время может использовать против стартапа, владеющего запатентованной технологией.
Сторонники законопроекта предположили, что технологические компании подвергаются беспрецедентной волне патентных исков, что подавляет инновации и создает перегруженную и летаргическую патентную систему. Сторонники Закона об американских изобретениях утверждали, что он создаст рабочие места, поддержит инновации, оптимизирует патентную систему, сократит патентные тяжбы и сохранит конкурентоспособность США на мировом рынке. [ необходима цитата ]
Противники законопроекта утверждали, что он приведет к результатам, аналогичным патентным системам других стран, на которых смоделирован законопроект — действующие на рынке компании еще больше укрепятся, скорость формирования стартапов снизится до уровня других стран, а доступ к бизнес-ангелам и венчурному капиталу снизится до уровня других стран, как описано в разделе «Влияние изменений» ниже. Стартап, который полагается на патенты для защиты от конкурентного риска, в соответствии с AIA потеряет защиту предыдущего режима для сбора капитала, стратегических партнеров и времени на НИОКР и тестирование. Стартап, подверженный риску копирования устоявшимся игроком на рынке, не сможет привлечь венчурный капитал и, следовательно, не будет иметь финансовых ресурсов, необходимых для коммерциализации изобретения стартапа и роста компании. Ослабление патентной защиты снижает стимулы для инвестиций и развития. [20]
Кроме того, противники законопроекта указали, что предлагаемые изменения создают больше возможностей для обвиняемых нарушителей и ослабляют права патентообладателей, [21] [22] [23] и что патентная реформа должна оставаться в руках судебной системы. Противники утверждают, что патентная реформа должна быть ограничена административными реформами в USPTO . [ 24] Время, усилия и деньги, которые будут потрачены после выдачи в соответствии с AIA на рассмотрение inter partes и рассмотрение после выдачи, лучше было бы направить на улучшение первоначальной экспертизы. [25] По словам патентного поверенного и специалиста по повторной экспертизе Таране Магхаме, «корень проблемы, которую пытаются решить с помощью процесса повторной экспертизы, можно было бы лучше решить, если бы качественные патенты выдавались в первой инстанции». [25]
Сторонники AIA утверждали, что это упростит процесс подачи заявок и приведет патентное право США в большее соответствие с патентным правом других стран, большинство из которых работают по системе «первого заявителя». [26] Сторонники также утверждали, что это устранит дорогостоящие процедуры вмешательства в USPTO [27] и уменьшит неудобства заявителей из США при поиске патентных прав за пределами Соединенных Штатов. [28]
Противники утверждали, что система «первый изобретатель-заявитель» благоприятствует крупным фирмам с устоявшимися внутренними процедурами патентования, патентными комитетами и штатными юристами по сравнению с изобретателями из малого бизнеса. Они утверждали, что Акт ослабит патентную защиту только в Америке. [29] [30] Оппоненты также утверждали, что это (i) приведет к потере патентных прав из-за нового предшествующего уровня техники, опубликованного после даты изобретения, но до даты подачи заявки, (ii) ослабит текущий льготный период, так что на него нельзя будет полагаться, заставив изобретателей вести себя так, как будто льготного периода нет, [31] (iii) заменит «вмешательства» дорогостоящими процедурами выведения, которые, как правило, даже дороже, чем вмешательства, [32] (iv) создаст «гонку в Патентное ведомство» с каждой новой идеей, увеличив количество поданных патентных заявок с сопутствующими расходами на гонорары адвокатов и отвлечением персонала компании на подготовку патентных заявок, [33] (v) увеличит количество нерассмотренных экспертиз в USPTO , [ нужна ссылка ] (vi) ничего не сделает для сокращения расходов заявителей из США на получение патентов за пределами США и (vii) снизит среднее качество патентов. [34] [35] [36] [37] [38]
Было обнаружено, что предлагаемый новый режим ведет себя скорее как новый и уникальный тип патентной системы с характеристиками режимов FTI и FTF, а не как гармонизированная система, разделяющая характеристики обоих режимов. [39]
Противники указали, что в рамках First-to-Invent компания с обширными ресурсами может выбрать практику First-to-File, просто бегом в патентное бюро, как только каждое изобретение задумано, устраняя необходимость вести записи концепции изобретения. Некоторые указали, что изменения переключают США с системы «first-to-conveve» на «first-to-recycling». Между тем, компания с ограниченными ресурсами все еще может использовать First-to-Invent, подавая только те патенты, которые имеют значение после получения финансирования. В рамках First-(Inventor)-to-File обратное неверно: все стороны, независимо от их ресурсов, должны придерживаться «гонки в патентное бюро». Это ставит малые предприятия в крайне невыгодное положение по сравнению с крупными предприятиями.
Многие комментаторы подняли вопрос о том, будет ли изменение на FTF конституционным. Статья I, Раздел 8 Конституции гласит: «Содействовать прогрессу ... полезных искусств, закрепив на ограниченное время за ... изобретателями исключительное право на их соответствующие ... открытия». Термин «изобретатель» означает «первый, кто изобрел». Аргумент комментаторов, как правило, принимал такую двухчастную форму: (1) «Изобретать» означает «создавать то, чего раньше не существовало». (2) Следовательно, по стандартным определениям нашего языка, принятие FTF потребовало бы внесения поправок в конституцию. Некоторые рецензируемые статьи, опубликованные в научных журналах, обнаружили эту или подобные проблемы. [40] [41] [42] По этой причине новый AIA не является системой «первый подал заявку», а «первый изобретатель в системе файлов». Он устраняет между двумя сторонами, каждая из которых изобретает независимо, ретроспективный анализ неясных аргументов об «изобретательстве». Вместо этого он вознаграждает тех, кто изобретает, а затем подает заявку первым.
Канада перешла от FTI к FTF в 1989 году и испытала измеримое «неблагоприятное воздействие на ориентированные на внутренний рынок отрасли и перекос в структуре собственности запатентованных изобретений в сторону крупных корпораций, отдаляя ее от независимых изобретателей и малого бизнеса». [43]
Противники отметили, что AIA содержит положение, которое лишает владельцев патентов права добиваться судебного пересмотра неблагоприятных решений USPTO в ходе повторных патентных экспертиз ex parte путем гражданского иска в окружном суде — право, которое существовало в соответствии с 35 USC § 306/§ 145 с момента введения повторной экспертизы в 1980 году. Они утверждали, что отмена этого права оставит прямую апелляцию в Федеральном округе в качестве единственного судебного средства правовой защиты — недопустимый сценарий для владельцев патентов, которым необходимо полагаться на доказательства, которые были недоступны на этапе административной апелляции. [44] Противники утверждали, что это положение усугубит злоупотребления повторной экспертизой ex parte , создав беспрецедентный конечный пробег вокруг Федеральных окружных судов потенциально во всех патентных спорах. Они предупредили, что предполагаемые нарушители просто подадут запросы на повторную экспертизу ex parte в USPTO, получат окончательное решение агентства, подлежащее только рассмотрению в Федеральном округе, по сути минуя федеральные суды. Противники опасались, что, учитывая уважение, которое Федеральный округ должен оказывать агентству ( Зурко ), большое количество потенциальных/предполагаемых нарушителей выберут этот новый благоприятный путь для оспаривания патента, подавляя USPTO, вызывая гораздо более длительные задержки в повторной экспертизе и задерживая патентные права патентообладателей на годы.
Сторонники утверждали, что разрешение оспаривания патента в первый год после выдачи или повторной выдачи патента улучшит качество патента, позволяя третьим лицам вносить свой вклад. Оппоненты отмечают, что: (a) рассмотрение inter partes в соответствии с законопроектом [45] позволяет третьей стороне оспаривать действительность любого(их) требования(й) в патенте *после* первого года; (b) повторные экспертизы фактически используются не как альтернатива судебному разбирательству, а скорее как дополнение к судебному разбирательству. В 2008 финансовом году 62% текущих повторных экспертиз inter partes и 30% повторных экспертиз ex parte одновременно находились в судебном разбирательстве; [46] (c) хищнические корпорации могут и действительно подают несколько возражений после выдачи патента против стартап-компаний с целью причинения финансовых потерь и посредством этой практики успешно извлекали соглашения о лицензировании и покупке патентов на выгодных условиях; [47] (d) существующий процесс inter partes в оспариваемом деле теперь занимает от 34 до 53 месяцев для неапелляционного повторного рассмотрения (при условии отсутствия «переработки» патентным ведомством и вторичных апелляций в BPAI, Федеральный округ или Верховный суд) и от 5 до 8 лет для апелляционных дел. [48] Когда Конгресс создал процедуру повторного рассмотрения inter partes , он поручил USPTO проводить эти повторные рассмотрения «с особой скоростью». [49] Законопроект расширяет существующую процедуру inter partes , добавляя раскрытие информации и слушание в Патентном суде и апелляционном совете. Следовательно, в соответствии с законопроектом, срок рассмотрения процедуры inter partes , вероятно, увеличится, несмотря на законодательный указ, требующий 18 месяцев для вынесения решения; [50] и (e) законопроект практически требует, чтобы федеральный окружной суд приостановил иск о нарушении патентных прав, рассматриваемый одновременно с рассмотрением inter partes . [51] Из-за огромных затрат и длительного рассмотрения inter partes , предоставление отсрочки в рассматриваемом иске о нарушении прав может фактически стать «игрой оконченной» для владельца патента. [46]
Post Grant Review доступен только в том случае, если истец еще не инициировал гражданский иск в окружном суде. Процедуры Post Grant Review должны проводиться Патентным судом по апелляциям, который заменит Совет по патентным апелляциям и вмешательствам 16 сентября 2012 года для разбирательств, которые начинаются с этой даты или после нее. Процедуры Post Grant Review могут быть прекращены либо по соглашению, либо по решению Совета. Также существует эстоппель, связанный с истцом в USPTO, окружных судах и Комиссии по международной торговле (ITC) при утверждении недействительности по любому основанию, которое могло быть обоснованно выдвинуто в ходе Post Grant Review. [52]
Использование повторной экспертизы или угроза ее использования в судебных разбирательствах о нарушении патентных прав являются обычным явлением. [53] «[И]ксуализм в процессе повторной экспертизы, по мнению некоторых, стал скорее правилом, чем исключением. Сообщается, что стало «стандартной процедурой», когда ответчик в патентном разбирательстве «занимает агрессивную позицию, заявляя, что он планирует запросить повторную экспертизу патента, являющегося предметом иска, или даже всех» патентов истца. Угроза повторной экспертизы затем используется в качестве рычага в переговорах о лицензировании, запугивая владельцев патентов, чтобы они урегулировали спор вне суда за меньшие суммы, чем те, на которые они могли бы рассчитывать, исходя из стоимости их патентов». [54] Запросы на повторную экспертизу от компаний, обвиняемых в нарушении патентных прав, недавно более чем утроились. [55] «По иронии судьбы, Конгресс намеревался, чтобы процесс повторной экспертизы имел прямо противоположный эффект: «Повторная экспертиза патентного ведомства значительно снизит, если не положит конец, угрозе судебных издержек, используемых для «шантажа» таких [патентообладателей] с целью заставить их допустить нарушение патентных прав или заставить их лицензировать свои патенты за номинальную плату». [56]
Критики утверждали, что AIA не позволит стартапам, мощному источнику изобретений, привлекать капитал и иметь возможность коммерциализировать свои изобретения. Обычно изобретатель будет иметь достаточную концепцию изобретения и финансирование, чтобы подать заявку на патент только после получения инвестиционного капитала. Перед получением финансирования от инвестора изобретатель должен был уже придумать изобретение, доказать его функциональность и провести достаточное исследование рынка, чтобы предложить подробный бизнес-план. Затем инвесторы тщательно изучат бизнес-план и оценят конкурентный риск, который изначально высок для стартап-компаний как новых участников рынка. [57] Противники законопроекта утверждали, что, если законопроект станет законом, венчурное финансирование будет перенаправлено на менее рискованные инвестиции.
Сторонники законопроекта утверждали, что пересмотр как постгрантового противодействия, так и вмешательства поможет изобретателям США. Они указали, что патент, который выдержал постгрантовый обзор, будет сильнее, чем тот, который не прошел. Ни одна из сторон не предложила баланс затрат и выгод, показывающий, что дополнительная сила этих патентов компенсирует потерю доступа к венчурному капиталу, хотя венчурные капиталисты, которые высказали свое мнение о вероятном балансе, пришли к выводу, что постгрантовый обзор сократит доступ к капиталу больше, чем увеличит силу патента. [58]
Сторонники также утверждали, что Закон предоставляет многочисленные преимущества малому бизнесу, такие как ускоренная патентная экспертиза, снижение пошлин и расширенные права прежнего пользователя. [59]
Критики законопроекта выразили обеспокоенность тем, что администрацией руководили те же люди, которые ранее лоббировали патентную реформу от имени IBM и Microsoft, и что их назначения были нарушением « запрета на вращающиеся двери » администрации Обамы. Директор USPTO Дэвид Каппос представлял IBM, Марк Берейка (старший политический советник, офис секретаря, Министерство торговли США) лоббировал интересы Microsoft, а министр торговли Гэри Локк , которому USPTO подчинялось до тех пор, пока Локк не был назначен послом в Китае 1 августа 2011 года, также имеет обширные связи с Microsoft. [60]
Противники выразили обеспокоенность тем, что законопроект может привести к потере США своей лидирующей позиции в области инноваций, особенно в результате неблагоприятного воздействия на малые компании, которые не были представлены на переговорах, предшествовавших этому законопроекту. [61] Кроме того, критики жаловались, что этот законопроект не сделает достаточно для того, чтобы обуздать «непрактикующие организации» от участия в якобы чрезмерно агрессивном поведении. [62]
Критики отметили, что новый законопроект не решает очевидную проблему, которая, по-видимому, будет существовать и в новой системе: обширное отставание существующих патентных заявок. Вместо того, чтобы нанять больше экспертов для обработки этого отставания, «...Конгресс решил умножить альтернативные процедуры разрешения споров в PTO, дав офису больше работы без гарантии получения большего количества денег. Результатом стала путаница и упущенная возможность». [62]
В мае 2015 года Комитет по юридическим вопросам Палаты представителей большинством голосов одобрил продвижение двухпартийного Закона об инновациях для последующего рассмотрения в Сенате и Палате представителей. HR9 призван внести поправки в раздел 35, Кодекс Соединенных Штатов, и Закон Лихи-Смита об американских изобретениях для внесения улучшений и технических исправлений. В частности, этот законопроект направлен на сокращение патентных троллей , длительных судебных разбирательств по вопросам интеллектуальной собственности и легкомысленных попыток законных владельцев патентов посредством ограничений на обзоры после выдачи патентов. Закон об инновациях также изменит требования к пошлинам, среди прочих изменений, чтобы сделать истца финансово ответственным за такие попытки, которые часто рассматриваются как вымогательство, а не как споры по патентному иску, основанные на технологических соображениях. В феврале 2016 года Комитет Сената по малому бизнесу и предпринимательству провел слушания по HR9 и также одобрил его для рассмотрения. [63]
В июне 2015 года Комитет также одобрил Закон о патентах для продвижения в Палату представителей и Сенат после проведения сессии по разметке . S. 1137 также является предполагаемой поправкой к Закону об изобретениях Америки и имеет схожую цель с HR9, рассматривая раскрытие финансовых интересов и технических деталей держателем патента. Законопроект потребует от владельцев патентов предоставлять конкретную информацию о типе и объеме патентной претензии перед подачей иска в окружной суд. [64]
В деле Madstad Engineering Inc. против USPTO, апелляция № 2013-1511 (Fed. Cir. 1 июля 2014 г.) истец оспорил конституционность акта, возложив на свою фирму неоправданное бремя. В частности, истцу пришлось усилить компьютерную безопасность вокруг потенциальных изобретений, чтобы помешать хакерам украсть интеллектуальную собственность из-за положения о первом подаче, оспаривая, что «большая часть сегодняшней интеллектуальной собственности... создается или хранится на компьютерах, практически все из которых подключены к Интернету... Поскольку [AIA] больше не занимается фактическим изобретательством, новый закон делает для компьютерных хакеров привлекательным и прибыльным кражу интеллектуальной собственности и регистрацию ее как своей собственной или продажу ее тому, кто заплатит больше». Суд постановил, что Madstad не имеет права в суде без конкретных доказательств ущерба, и отклонил дело, но подтвердил свое превосходство над делами о патентном праве, не рассматривая конституционность положения о первом подаче в законе. [65]
{{cite web}}
: CS1 maint: archived copy as title (link).