Lexmark International, Inc. против Static Control Components, Inc. — американское судебное дело, в котором участвовалакомпания-производитель компьютерных принтеров Lexmark , которая разработала систему аутентификации с использованием микроконтроллера , чтобыможно было использовать только авторизованные картриджи с тонером . Возникшее в результате судебное разбирательство (которое судья Скалиа в 2014 году описал как «разрастающееся» [1] , а другие — как имеющее потенциал продолжаться до дела Jarndyce против Jarndyce [2] ) привело к принятию важных решений, затрагивающих законодательство США об интеллектуальной собственности и товарных знаках.
В отдельных постановлениях 2004 и 2012 годов Апелляционный суд США Шестого округа постановил, что:
Постановление Верховного суда от 2014 года также затрагивает толкование закона в области процессуальной правоспособности при подаче исков на установленных законом основаниях в самых разных областях в федеральном суде.
Lexmark — крупный производитель лазерных и струйных принтеров , [4] а Static Control Components (SCC) — компания, которая производит «широкий спектр технологических продуктов, включая микрочипы, которые она продает сторонним компаниям для использования в восстановленных картриджах с тонером ». [4]
В попытке контролировать и сократить заправку и перераспределение картриджей с тонером, Lexmark начала распространять два различных вида своих картриджей с тонером. В рамках своей программы Prebate Program (теперь известной как программа возврата Lexmark), через лицензию на термоусадочную пленку , Lexmark продавала определенные картриджи для принтеров со скидкой (до 50 долларов США меньше) [5] клиентам, которые соглашались «использовать картридж только один раз и возвращать его только в Lexmark для восстановления или переработки». Картриджи Lexmark «Non-Prebate» могли быть заправлены пользователем без ограничений и продавались без какой-либо скидки.
Lexmark рекламировала программу Prebate как выгоду для окружающей среды и своих клиентов, поскольку она позволит клиентам получать более дешевые картриджи, а выгода для Lexmark заключалась в том, что она могла бы не допустить попадания пустых картриджей в руки конкурирующих заправщиков. Многие пользователи покупали такие картриджи на указанных условиях.
Для обеспечения соблюдения этого соглашения картриджи Lexmark включали компьютерный чип, который включал 55-байтовую компьютерную программу («Программа загрузки тонера»), которая взаимодействовала с «Программой двигателя принтера», встроенной в принтер. Программа рассчитывала количество тонера, используемого во время печати: когда расчеты показывали, что исходный запас тонера Lexmark должен быть исчерпан, принтер прекращал работу, даже если картридж был заправлен. [6] Кроме того, если чип не выполнял зашифрованную последовательность аутентификации или если программа загрузки тонера на чипе не имела контрольной суммы, точно совпадающей со значением, сохраненным в другом месте чипа, принтер не использовал картридж. [7]
В 2002 году SCC разработала свой собственный компьютерный чип, который дублировал «рукопожатие», используемое чипом Lexmark, и который также включал дословную копию программы загрузки тонера, которая, по утверждению SCC, была необходима для работы принтера. Картридж Prebate можно было успешно перезаправить, заменив чип Lexmark на картридже чипом SCC. [6] SCC начала продавать свои чипы «Smartek» заправщикам картриджей с тонером.
30 декабря 2002 года Lexmark подала иск против SCC в Окружной суд Соединенных Штатов по Восточному округу Кентукки . В иске утверждалось, что SCC:
3 марта 2003 года судья Карл С. Форестер вынес предварительное постановление в отношении Lexmark, запрещающее SCC распространять чипы для картриджей. Решение было сочтено спорным. [10] [11]
В отношении иска о нарушении авторских прав суд установил следующее:
В отношении претензий DMCA суд установил, что микрочип SCC обошел последовательность аутентификации Lexmark [19] [20] и что исключение обратного проектирования в DMCA не применяется, поскольку оно охватывает только независимое создание новых программ, которые должны взаимодействовать с существующими, а SCC не создавала никаких новых программ. [21]
SCC подала апелляцию на решение окружного суда в Апелляционный суд шестого округа . Как это обычно бывает в федеральных апелляциях в Соединенных Штатах, апелляцию рассматривала коллегия из трех судей — в данном случае в состав коллегии входили судьи апелляционного суда Гилберт С. Мерритт и Джеффри С. Саттон , а также Джон Фейкенс (судья окружного суда, временно помогавший апелляционному суду). 26 октября 2004 года судьи вынесли свое решение, в котором все трое судей написали отдельные мнения.
По мнению большинства, судья Саттон (с согласием судьи Мерритта) отменил решение суда низшей инстанции и отменил временный запрет, постановив, что Lexmark вряд ли добьется успеха в своем деле. Дело было возвращено в окружной суд для дальнейшего разбирательства в соответствии с мнением.
В иске об авторском праве суд отметил, что в отличие от патентов , защита авторских прав не может применяться к идеям, а только к конкретным творческим выражениям идей. [22] Различение незащищенной идеи и защищаемого творческого выражения сложно в контексте компьютерных программ; даже если одну и ту же идею можно выразить во многих различных программах, «практические реалии» — аппаратные и программные ограничения, стандарты проектирования, отраслевая практика и т. д. — могут сделать различные выражения непрактичными. [23] Коды «блокировки» — коды, которые должны быть выполнены определенным образом, чтобы обойти систему безопасности, — обычно считаются функциональными, а не творческими, и, следовательно, незащищаемыми. [23]
Принимая во внимание эти принципы, было установлено, что окружной суд допустил три ошибки:
В отношении претензий DMCA большинство сначала рассмотрело утверждение Lexmark о том, что чип SCC обошел средства контроля доступа в программе Printer Engine. Оно постановило, что последовательность аутентификации Lexmark не «контролировала доступ» к программе; скорее, сама покупка принтера позволяла получить доступ к программе:
Любой, кто покупает принтер Lexmark, может прочитать буквальный код программы Printer Engine Program непосредственно из памяти принтера, с использованием или без использования последовательности аутентификации[...] Другими словами, никакое устройство безопасности не защищает доступ к программе Printer Engine Program[...] [27]
Аналогичным образом, большинство считало, что любой, кто покупает принтер и картридж с тонером, может прочитать программу загрузки тонера с принтера; поэтому SCC также не обошла контроль доступа к программе загрузки тонера. [28]
Суд также отклонил заключение окружного суда о том, что защита совместимости не применима. Поскольку SCC дала показания о том, что ее чипы действительно содержали независимо созданные программы в дополнение к программе загрузки тонера Lexmark, программа загрузки тонера могла рассматриваться как необходимая для обеспечения взаимодействия между собственными программами SCC и принтером Lexmark. [29]
В совпадающем мнении судья Мерритт согласился с судьей Саттоном относительно исхода данного конкретного дела, но также указал, что он пойдет дальше:
Я пишу отдельно, чтобы подчеркнуть, что наше владение не должно ограничиваться узкими фактами, окружающими либо Toner Loading Program, либо Printer Engine Program. Мы должны ясно дать понять, что в будущем такие компании, как Lexmark, не смогут использовать DMCA в сочетании с законом об авторском праве для создания монополий на товары производителей для себя [...]
Он высказал мнение, что даже если бы задействованные программы были более сложными (и, следовательно, более заслуживали бы защиты авторских прав), ключевым вопросом была бы цель технологии обхода. Согласно его предложенной структуре, если бы использование сторонним производителем технологии обхода было направлено только на то, чтобы позволить его продуктам взаимодействовать с продуктами другого производителя, а не на получение какой-либо независимой выгоды от функциональности копируемого кода, то такой обход был бы допустим. [30]
Судья Фейкенс также написал заключение, согласившись со многими результатами мнения большинства (хотя иногда по разным причинам), но не согласившись с его выводом относительно Программы загрузки тонера. [31]
Что касается возможности защиты авторских прав на программу загрузки тонера, он обнаружил, что запись подтверждает заявление Lexmark о том, что программа могла быть реализована любым количеством способов, и, следовательно, реализация Lexmark была творческой и защищенной авторским правом. [31] Соглашаясь с тем, что запись была недостаточна для того, чтобы окружной суд пришел к выводу, что программа загрузки тонера была «кодом блокировки», он отметил, что эксперт Lexmark дал показания о том, что весь процесс программы загрузки тонера можно было отключить, перевернув один бит в коде чипа, и что SCC могла это обнаружить; поэтому копирование программы, возможно, также не было практически необходимым. [32]
По пунктам DMCA Фейкенс согласился, что Lexmark не установила нарушения в отношении программы загрузки тонера, но по совершенно иной причине, чем та, которую установило большинство. Он отметил, что SCC показала, что она даже не знала о существовании программы загрузки тонера; она скопировала данные на чипе принтера Lexmark (включая программу загрузки тонера) исключительно в попытке обойти защиту программы Printer Engine. Поскольку DMCA требует, чтобы нарушитель сознательно обходил средства контроля доступа к защищенной программе, SCC не могла сознательно обойти средства защиты программы, о существовании которой она не знала. [33] Что касается программы Printer Engine, он согласился с мнением большинства, но также отметил, что, по его мнению, потребитель приобрел права на доступ к этой программе, купив принтер, и поэтому DMCA не будет применяться к попыткам получить к ней доступ. [34]
Lexmark подала ходатайство о рассмотрении дела в полном составе в Шестом округе . Шестой округ отклонил это ходатайство в феврале 2005 года.
Правило 13 Правил процедуры Верховного суда США требует, чтобы проигравшая сторона в деле, рассматриваемом апелляционным судом, подала ходатайство о выдаче приказа о прекращении дела в течение 90 дней с даты вынесения решения апелляционным судом или с даты отклонения ходатайства о повторном слушании в апелляционном суде. Решение Шестого округа стало окончательным для всех целей, когда 90-дневный период истек, а Lexmark не подала ходатайство о прекращении дела.
Решение Шестого округа примечательно как минимум по двум причинам:
Lexmark 2004 также соответствует последующей судебной практике Апелляционного суда США по федеральному округу в деле Chamberlain Group, Inc. против Skylink Technologies, Inc. , и поэтому подчеркивает, что DMCA был призван создать новый тип ответственности — а не права собственности — в отношении товаров длительного пользования, включающих материалы, защищенные авторским правом. [35]
До вынесения решения Шестого апелляционного суда в 2004 году компания Static Control инициировала отдельный иск, добиваясь вынесения декларативного решения в соответствии с федеральными законами об авторском праве и DMCA о том, что ее недавно модифицированные чипы не нарушают авторские права Lexmark, а Lexmark подала встречный иск, заявив о нарушении патентных прав, нарушении DMCA и деликтных исках, а также добавила трех компаний по восстановлению в качестве сторонних ответчиков.
На предварительном рассмотрении Lexmark успешно добился отклонения всех встречных исков Static Control. В ходе разбирательства суд постановил, что:
Таким образом, вопросы судебного разбирательства состояли только из иска Lexmark о нарушении патентных прав, индуцированном Static Control, и защиты Static Control от неправомерного использования патента. Окружной судья Грегори Фредерик Ван Татенхове проинструктировал присяжных, что их выводы о неправомерном использовании патента будут носить рекомендательный характер; присяжные постановили, что Static Control не индуцировано нарушение патентных прав, и сообщили, что Lexmark неправомерно использовал свои патенты. Lexmark возобновила свой предыдущий запрос на вынесение решения в качестве вопроса права, а также подала ходатайство о повторном судебном разбирательстве по своему иску о побуждении к использованию патента, оба из которых были отклонены окружным судом. Обе стороны своевременно подали апелляцию.
В единогласном решении выводы окружного суда были подтверждены, за исключением отклонения встречных исков Static Control по закону Лэнхэма и закону штата Северная Каролина. Они были отменены и возвращены на дальнейшее рассмотрение.
В частности, было проведено:
Постановление также оставило в силе постановление окружного суда о влиянии дела Quanta Computer, Inc. против LG Electronics, Inc. на доктрину исчерпания прав в области патентного права. Постановив, что продажа запатентованных товаров, даже если они подпадают под действительные лицензионные ограничения, исчерпывает патентные права, оно по сути дает Quanta широкое толкование, которое грозит сделать неисполнимыми посредством патентного права дифференциальные схемы лицензирования, которые пытаются выделить отдельные области использования запатентованного товара. [42] Однако постановление Апелляционного суда Соединенных Штатов по федеральному округу в деле Lexmark Int'l, Inc. против Impression Prods., Inc. вновь открыло этот вопрос. [43] Суд постановил, что после продажи запатентованного товара владелец патента не может подать иск о нарушении патентных прав, связанный с дальнейшим использованием этого товара, даже если это нарушает договор с покупателем или импортируется из-за пределов Соединенных Штатов.
Решение Окружного суда относительно правоспособности в соответствии с Законом Лэнхэма было обжаловано компанией Lexmark в Верховном суде Соединенных Штатов , который 3 июня 2013 года вынес решение о рассмотрении дела в суде первой инстанции. Дело было рассмотрено 3 декабря 2013 года [44] , и перед судом был поставлен следующий вопрос:
Является ли подходящей аналитической основой для определения права стороны на продолжение иска о ложной рекламе в соответствии с Законом Лэнхэма:
- факторы , изложенные в деле Associated Gen. Contractors of Cal., Inc. против Cal. State Council of Carpenters [45] , принятые Третьим, Пятым, Восьмым и Одиннадцатым округами;
- категориальный тест, разрешающий подачу исков только реальным участником, применяемый Седьмым, Девятым и Десятым округами; или
- версия более широкого теста «разумного интереса», примененного либо Шестым округом в данном случае, либо Вторым округом в предыдущих делах.
Lexmark выступил в пользу теста AGC , в то время как SCC утверждал, что соответствующим тестом на самом деле должен быть тест «зоны интересов», защищенной законом [46] , который применялся в делах, связанных с Законом об административных процедурах , Законом об исчезающих видах и Разделом VII Закона о гражданских правах . [47] [48] На слушании выяснилось, что заявление Lexmark было рассмотрено более тщательно, чем заявление SCC. [49]
25 марта 2014 года Верховный суд США единогласно подтвердил решение Шестого округа о том, что Static Control имела право подать иск в соответствии с Законом Лэнхэма. [3]
Суд разработал новый тест для оценки статуса в ложной рекламе, отклонив существующие тесты, включая «тест разумного интереса» Шестого округа. [50] В этом отношении подход, принятый судьей Скалией, состоит из нескольких шагов: [3] [50]
Обсуждая масштаб непосредственной причины, Скалиа отметил:
Окружной суд подчеркнул, что Lexmark и Static Control не являются прямыми конкурентами. Но когда сторона заявляет о репутационном ущербе от дискредитации, конкуренция не требуется для непосредственной причины; и это верно, даже если целью ответчика было навредить своим непосредственным конкурентам, а истец просто понес сопутствующий ущерб. Рассмотрим двух конкурирующих автопроизводителей, которые закупают подушки безопасности для своих автомобилей у разных сторонних производителей. Если первый автопроизводитель, надеясь отвлечь продажи от второго, ложно заявляет, что подушки безопасности, используемые вторым автопроизводителем, неисправны, как второй автопроизводитель, так и его поставщик подушек безопасности могут понести репутационный ущерб, и в результате их продажи могут снизиться. В этих обстоятельствах нет оснований считать ущерб любой из сторон производным от ущерба другой; каждый из них напрямую и независимо пострадал от атаки на свой товар.
Предыдущие тесты, принятые различными окружными судами, были отклонены как проблематичные по нескольким причинам:
Решение суда было охарактеризовано как «явное проявление силы в отношении установленного законом статуса» и как «несомненно заслуживающее перепечатки в судебных книгах и ссылок в кратких изложениях на протяжении десятилетий». [55] Было сочтено, что оно имеет более широкий охват, чем то, что было напрямую связано с рассматриваемым делом: