stringtranslate.com

Изобретательский шаг и неочевидность

Изобретательский уровень и неочевидность отражают общее требование патентоспособности , присутствующее в большинстве патентных законов , согласно которому изобретение должно быть достаточно изобретательным — т. е. неочевидным — для того, чтобы быть запатентованным. [1] Другими словами, «принцип неочевидности спрашивает, находится ли изобретение на достаточном расстоянии от уровня техники или выше него ». [2]

Выражение «изобретательский шаг» используется в Европейской патентной конвенции и в Договоре о патентной кооперации , в то время как выражение «неочевидность» преимущественно используется в патентном праве США . [1] Иногда используется также выражение «изобретательность». [3] Хотя основной принцип примерно одинаков, оценка изобретательского шага и неочевидности различается в разных странах. Например, практика Европейского патентного ведомства (ЕПВ) отличается от практики Соединенного Королевства .

Обоснование

Целью требования изобретательского шага или неочевидности является избежание выдачи патентов на изобретения, которые вытекают только из «обычного проектирования и разработки продукта», для достижения надлежащего баланса между стимулом, предоставляемым патентной системой, а именно поощрением инноваций, и их социальными издержками, а именно предоставлением временных монополий. [4] В патентном праве США выражение quid pro quo используется для обоснования необходимости требования неочевидности .

Таким образом, планка неочевидности является мерой того, что общество принимает как ценное открытие. [5] Дополнительные причины для требования неочевидности — это предоставление стимулов для фундаментальных исследований, а не для «постепенных улучшений», и минимизация «распространения экономически незначительных патентов, поиск и лицензирование которых обходятся дорого». [6]

Теория побуждения

Согласно теории побуждения, «если идея настолько очевидна, что люди в этой области разовьют ее без особых усилий, то стимулы, предоставляемые патентной системой, могут оказаться излишними для генерации идеи». [7] Таким образом, существует необходимость «разработать некоторые средства отсеивания тех изобретений, которые не были бы раскрыты или изобретены без побуждения патентом». [8] Мерджес и Даффи [9] сожалеют, что «стандарт побуждения не оказал влияния на правовую доктрину, и его отсутствие в последующем прецедентном праве поднимает один из главных оставшихся без ответа вопросов патентного права: как суды могут продолжать игнорировать, казалось бы, разумный и теоретически обоснованный подход к определению патентоспособности?»

Споры и альтернативы

В попытке отсеять «легкие» изобретения требование неочевидности вносит несколько недостатков в общую патентную систему, особенно в фармацевтическую сферу, которая больше всего зависит от патентной защиты. Например,

  1. «Стандарт неочевидности имеет иронический эффект, обращая прогресс в фармацевтических науках против себя самого, потому что стандарт удерживает патентную защиту от лекарств, основанных на научных достижениях, которые позволили исследователям идентифицировать их как те, которые, вероятно, будут эффективными». Фармацевтические компании «часто отказываются от перспективных кандидатов на лекарства из-за предполагаемых слабостей в их патентной защите». «Проблема очевидных — и, следовательно, непатентуемых — лекарств обещает со временем усугубиться, потому что требование неочевидности, почти по определению, обращает прогресс в фармацевтических науках против себя самого; то есть, оно отказывает в патентной защите новым лекарствам, основанным на тех самых достижениях в науке, которые привели к их открытию». «Настоящая проблема заключается в природе самого требования неочевидности, которое удерживает патентную защиту от лекарств, которые кажутся наиболее многообещающими в ранних исследованиях, и наказывает прогресс в фармацевтических науках. Учитывая эти странные тенденции в рамках доктрины, неудивительно, что исследователи лекарств часто сталкиваются с требованием неочевидности как с препятствием для патентования своих открытий». [10] «Социальные издержки потери таких лекарств, вероятно, намного перевешивают любые выгоды для общественности от более быстрого доступа к недорогим дженерикам непатентуемых лекарств, которые фактически поступают на рынок». «Всякий раз, когда патентные правила препятствуют внедрению нового лекарства или терапии или даже просто задерживают его, как это может произойти с финастеридом (для профилактики рака простаты), ущерб для общественности может быть серьезным». «Текущая патентная политика, которая не предоставляет патентную защиту лекарствам, поскольку они не являются новизной или очевидны, поэтому представляет существенную угрозу благополучию общественности». «Патентные стандарты подавляют фармацевтические инновации, ограничивая патенты инновационными новыми идеями для лекарств, так что система не предлагает никаких стимулов для разработки социально значимых лекарств, которые были раскрыты или представлены как многообещающие в более ранних публикациях». [11] Кроме того, было высказано предположение, что «поскольку требования FDA к клиническим испытаниям являются причиной того, что фирмы редко разрабатывают лекарства без защиты от конкурентов-дженериков», FDA должно иметь возможность управлять вознаграждением за эксклюзивность с учетом необходимости такой защиты, предлагая удобное решение для устранения недостатков патентной системы в содействии разработке лекарств. [12]
  2. Тот факт, что собственные раскрытия изобретателя могут быть использованы в качестве предшествующего уровня техники — не только для проверки новизны, но и для анализа неочевидности — вынуждает как коммерческие, так и некоммерческие (со времен Закона Бэя-Доула в США) предприятия откладывать (или полностью прекращать) распространение результатов своих исследований, усложняет сотрудничество между различными учреждениями и препятствует достижению конституционной цели патентов — «содействовать прогрессу науки».
  3. Очень часто оригинальный патент на изобретение, которое имеет очень сильный изобретательский шаг, представляющий собой крупное прорывное изобретение, подается более чем за 20 лет до начала коммерциализации его технологии, и первоначальные изобретатели не пожинают плоды своего изобретения. Вместо этого люди, которые пришли позже (ближе к началу коммерциализации) с постепенными улучшениями оригинальной технологии, с такими улучшениями, имеющими гораздо более слабый изобретательский шаг(и), получают больше шансов монетизировать свои изобретения. Известным примером такой ситуации является технология ванадиевой редокс-проточной батареи , изобретенная и запатентованная первоначально Пеллигри и Спазианте в 1978 году (патент Великобритании 2030349, Oronzio de Nori Impianti Elettrochimici SpA, 1978), но не получившая широкого распространения до 2017 года. [13]

Хотя все страны с активно функционирующими патентными системами в настоящее время имеют требование к изобретательскому шагу, необходимость такой доктрины была поставлена ​​под сомнение. Например, «существенная новизна» была предложена в качестве альтернативного подхода. [14] Кроме того, во многих странах, в дополнение к патентам, есть полезные модели , которые имеют более низкие (или нулевые) требования к неочевидности в обмен на более короткий срок монополии. Наличие защиты полезных моделей минимизирует для изобретателей, разработчиков и производителей риск, связанный с неопределенностью результата анализа неочевидности (судебного разбирательства) (см. ниже).

В США нет градации более сильный изобретательский шаг - более длительный срок действия патента, и используется подход "все или ничего". При такой системе проведение границы между изобретательским (все) и очевидным (ничего) является неоднозначным, как показывают многочисленные судебные иски с меняющимися результатами при апелляции (например , Sanofi-Aventis GmbH против Glenmark Pharmaceuticals , 748 F. 3d 1354 (Fed. Circuit 2014) [15] ). Кроме того, уникальной для США является возможность представления в качестве доказательства неочевидности фактов, обнаруженных после подачи рассматриваемой патентной заявки. (например, Knoll Pharm. Co. против Teva Pharm. USA, Inc. 367 F.3d 1381, 1385 (Fed. Circ.2004) и Genetics Inst., LLC против Novartis Vaccines & Diagnostics, Inc. 655 F.3d 1291, 1307 (Fed. Circ.2011), In re Khelgatian 53 CCPA 1441, 364 F.2d 870, 876 (1966)).

Хотя необходимость низкой планки изобретательности общепризнана, предлагаемые способы фактического измерения такой планки оказались довольно безуспешными, несмотря на 200 лет истории прецедентного права. «Стандарт, который ясен и прост в последовательном применении, будет отмечать, где именно находится планка неочевидности, предоставляя обществу в целом и законодателям в частности ориентир для оценки эффективности патентной системы. Более того, такой стандарт позволит судам низшей инстанции определять неочевидность правильно и последовательно, по крайней мере гипотетически уменьшая неопределенность, вызывая единообразие и снижая вероятность отмены». [5] Г-н Сесил Д. Куиллен-младший, старший советник Putnam, Hayes and Bartlett, Inc. и бывший генеральный юрисконсульт Eastman -Kodak Company , соглашается: «PTO должно применять тот же стандарт, которому следуют в судах, чтобы патентообладатели получали патент, который заслуживает уважения, а не просто приглашение в рулетку судебных разбирательств». [16] Однако Верховный суд США раскритиковал патентное агентство за несоблюдение тех же стандартов, что и суды:

[I]t следует помнить, что основная ответственность за отсеивание непатентоспособного материала лежит на Патентном ведомстве. Ожидание судебного разбирательства, по всем практическим соображениям, ослабляет патентную систему. Мы наблюдали печально известную разницу между стандартами, применяемыми Патентным ведомством и судами. Хотя можно привести много причин для объяснения этого несоответствия, одной из них может быть свобода действий, которой часто пользуются эксперты при использовании концепции «изобретение». [17]

Юрисдикции

Канада

Требование неочевидности закреплено в разделе 28.3 Закона о патентах (RSC, 1985, гл. P-4) . [18]

28.3 Предметом, указанным в заявке на патент в Канаде, должен быть предмет, который не был бы очевиден на дату подачи заявки для лица, квалифицированного в области науки или техники, к которой он относится, с учетом
(a) информация, раскрытая более чем за один год до даты подачи заявки заявителем или лицом, которое получило сведения, прямо или косвенно, от заявителя таким образом, что эта информация стала доступна общественности в Канаде или в другом месте; и
(b) информация, раскрытая до даты подачи иска лицом, не указанным в пункте (a), таким образом, что эта информация стала доступна общественности в Канаде или в другом месте.

Верховный суд Канады подтвердил тест на неочевидность, изложенный в деле Windsurfing International Inc. против Tabur Marine (Great Britain) Ltd. [19] в деле Apotex Inc. против Sanofi‑Synthelabo Canada Inc .:

  1. Определить условное «специалиста в данной области» и указать соответствующие общие знания этого человека;
  2. Определить изобретательскую концепцию рассматриваемой заявки или, если это невозможно сделать, истолковать ее;
  3. Определите, какие различия существуют, если таковые имеются, между вопросом, указанным как часть «уровня техники», и изобретательской концепцией заявки или истолкованной заявкой;
  4. Если рассматривать эти различия без каких-либо знаний о заявленном изобретении, представляют ли они собой шаги, которые были бы очевидны специалисту в данной области, или они требуют какой-либо степени изобретательности?

Канадские суды также признают эквиваленты объективных признаков США, т.е. Факторы, подтверждающие патентоспособность изобретения [20] [ самостоятельно опубликованный источник? ] :

  1. Давно ощущаемая, но неудовлетворенная потребность в изобретении, в то время как необходимые для его реализации искусства и элементы уже давно были доступны;
  2. Понимание того, что проблема существует и что ее суть ранее не была замечена специалистами в данной области;
  3. Существенные попытки специалистов в данной области удовлетворить потребность (1) или справиться с трудностями, возникающими из-за непонимания проблемы (2);
  4. Коммерческий успех изобретения причинно связан с самим изобретением, а не с такими факторами, как реклама или привлекательная упаковка;
  5. Замена в отрасли известных устройств запатентованным изобретением;
  6. Быстрое копирование изобретения патентообладателя конкурентами;
  7. Согласие отрасли с действительностью патента путем соблюдения патента путем получения лицензий или ненарушения патента, или и того, и другого:
  8. Наличие предшествующего уровня техники или знаний, уводящих от технического направления, выбранного патентообладателем;
  9. Неожиданность результатов изобретения для специалистов в данной области; и
  10. Неверие и недоверие со стороны специалистов в данной области к тому, что подход патентообладателя сработал.

Европейская патентная конвенция (ЕПК)

В соответствии со статьей 52(1) в сочетании со статьей 56, первым предложением ЕПК, европейские патенты выдаются на изобретения , которые, среди прочего, имеют изобретательский уровень, то есть изобретение, с учетом уровня техники , не должно быть очевидным для специалиста в данной области .

Отделы экспертизы , отделы возражений и апелляционные палаты ЕПВ почти всегда применяют «подход от проблемы к решению» для оценки и принятия решения о том, содержит ли изобретение изобретательский шаг. Подход состоит в следующем:

  1. определение ближайшего предшествующего уровня техники , наиболее соответствующего предшествующего уровня техники или, по крайней мере, реалистичной отправной точки;
  2. определение объективной технической проблемы , то есть определение, с точки зрения ближайшего известного уровня техники, технической проблемы, которую заявленное изобретение решает и успешно решает; и
  3. изучение того, является ли заявленное решение объективной технической проблемы очевидным для специалиста с учетом общего уровня техники.

Этот последний шаг выполняется в соответствии с подходом «мог бы-должен». Согласно этому подходу, вопрос, на который следует ответить, чтобы оценить, содержит ли изобретение изобретательский уровень, следующий (вопрос является кульминацией подхода «проблема-решение»):

Есть ли в уровне техники в целом какое-либо учение, которое бы, а не просто могло бы , побудить специалиста, столкнувшегося с объективной технической проблемой, сформулированной при рассмотрении технических признаков, не раскрытых в ближайшем уровне техники, изменить или адаптировать указанный близкий уровень техники, принимая во внимание это учение [учение известного уровня техники, а не просто учение ближайшего уровня техники], тем самым придя к чему-то, подпадающему под условия формулы изобретения, и таким образом достигнув того, чего достигает изобретение?

Если бы квалифицированному специалисту было предложено модифицировать ближайший известный уровень техники таким образом, чтобы прийти к чему-то, подпадающему под условия формулы изобретения, то изобретение не имеет изобретательского уровня.

Вопрос не в том, мог ли бы специалист прийти к изобретению, адаптируя или модифицируя ближайший предшествующий уровень техники, а в том, сделал бы он это, потому что предшествующий уровень техники побудил бы его сделать это в надежде решить объективную техническую проблему или в ожидании какого-либо улучшения или преимущества. Это должно было иметь место для специалиста до даты подачи или приоритета , действительной для рассматриваемой заявки.

Великобритания

Основным тестом для оценки наличия изобретательского уровня остается установленный законом тест: Actavis v Novartis [2010] EWCA Civ 82 на [17]. Этот тест заключается в следующем: изобретение считается имеющим изобретательский уровень, если оно «не очевидно» для «специалиста в данной области», принимая во внимание любой вопрос, который является частью «уровня техники» в силу раздела 2(2): s 3 Закона о патентах 1977 года .

Суды Соединенного Королевства приняли общую структуру для содействия приближению (а не ответу) к фундаментальному статутному тесту. Он известен как тест Виндсерфинга или Поццоли .

В деле Windsurfing International Inc. против Tabur Marine (GB) Ltd. [1985] RPC 59 Апелляционный суд предложил следующую структуру:

  1. Определить изобретательскую концепцию, воплощенную в патенте;
  2. Приписать обычно квалифицированному, но лишенному воображения адресату то, что было общеизвестным в данной области на дату приоритета;
  3. Определите различия (если таковые имеются) между цитируемым материалом и предполагаемым изобретением; а также
  4. Решите, представляли ли собой эти различия (рассматриваемые без какого-либо знания о предполагаемом изобретении) шаги, которые были бы «очевидны» для специалиста, или же они требовали какой-то степени изобретательности.

Этот тест был немного переработан в более позднем деле Апелляционного суда Pozzoli Spa против BDMO SA & Anor [2007] EWCA Civ 588 (22 июня 2007 г.): [21]

  1. (a) Определить условное «лицо, квалифицированное в данной области», (b) Определить соответствующие общие знания этого лица;
  2. Определить изобретательскую концепцию рассматриваемой заявки или, если это невозможно сделать, истолковать ее;
  3. Определите, какие различия существуют, если таковые имеются, между вопросом, указанным как часть «уровня техники», и изобретательской концепцией заявки или истолкованной заявкой;
  4. Если рассматривать эти различия без каких-либо знаний о заявленном изобретении, представляют ли они собой шаги, которые были бы очевидны специалисту в данной области, или они требуют какой-либо степени изобретательности?

В деле Schlumberger Holdings Ltd против Electromagnetic Geoservices AS [2010] EWCA Civ 819 (28 июля 2010 г.) Апелляционный суд разъяснил, что вымышленный квалифицированный адресат (который может быть квалифицированной командой), используемый для определения изобретательского шага, может отличаться от адресата, используемого для определения толкования или достаточности иска.

Соединенные Штаты

«Неочевидность» — термин, используемый в патентном праве США для описания одного из требований, которому изобретение должно соответствовать, чтобы претендовать на патентоспособность, кодифицированного в 35 USC §103 в 1952 году. Одним из основных требований патентоспособности в США является то, что патентуемое изобретение не является очевидным, что означает, что « лицо, имеющее обычные навыки в данной области » (PHOSITA) не будет знать, как решить проблему, на которую направлено изобретение, используя точно такой же механизм. Поскольку стандарт PHOSITA оказался слишком неоднозначным на практике, Верховный суд США позже предоставил еще два полезных подхода, которые в настоящее время контролируют практический анализ неочевидности патентными экспертами и судами: Graham et al. v. John Deere Co. of Kansas City et al. , 383 US 1 (1966) дает указания относительно того, что является «неочевидным», а KSR v. Teleflex (2006) дает указания относительно того, что является «очевидным».

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ ab Barton, John H. (2003). «Неочевидность». IDEA . 43 (3): 475–506.«Неочевидность» или, как ее называют в Европе, «изобретательский уровень» — одно из четырех традиционных (и общепризнанных) требований для выдачи патента.
  2. ^ Бартон, Джон Х. (2003)
  3. ^ Kiklis (2014). Верховный суд по патентному праву . Aspen Publishers Online. С. 6–12. ISBN 9781454847748.
  4. ^ Barton, John H. (2003). "Неочевидность". IDEA . 43 (3): 475–506. Только исследования, выходящие за рамки обычного проектирования и разработки продукта, должны вознаграждаться патентом. Рутинного перепроектирования должно быть недостаточно, поскольку нет необходимости в монополиях как стимуле для таких исследований.
  5. ^ ab Mojibi, Ali (2010). «Эмпирическое исследование влияния дела KSR против Teleflex на юриспруденцию о действительности патентов в Федеральном округе». Albany Law Journal of Science and Technology . 20 (3): 559–596.
  6. ^ Мерджес и Даффи, ISBN 978-1-4224-8030-4 , стр. 624 
  7. ^ Мерджес и Даффи, ISBN 978-1-4224-8030-4 , стр. 622 
  8. ^ https://supreme.justia.com/cases/federal/us/383/1/case.html Глава III.
  9. ^ Мерджес и Даффи, ISBN 978-1-4224-8030-4 стр.671 
  10. ^ Ройн, ​​Бенджамин Н. «Непатентоспособные лекарства и стандарты патентоспособности 87 Texas Law Review 2008-2009». Texas Law Review . 87 : 503. Получено 27.03.2020 .
  11. ^ "Архивная копия" (PDF) . dash.harvard.edu . Архивировано из оригинала (PDF) 14 октября 2015 г. . Получено 15 января 2022 г. .{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
  12. ^ Ройн, ​​Бенджамин (2009). «Непатентоспособные лекарства и стандарты патентоспособности». Texas Law Review . 87 (3): 504–570.
  13. ^ Журнал источников питания 431(2019)239-249 DOI: 10.1016/j.jpowsour.2019.05.035
  14. ^ EW Kitch. Природа и функционирование патентной системы. 20 JL& Econ.265, 284 (1977)
  15. ^ «SANOFI-AVENTIS GMBH против GLENMARK PHARMACEUTICALS, 748 F. 3d 1354 — Апелляционный суд, Федеральный округ 2014 г. — Google Scholar».
  16. ^ Министерство инноваций, науки и экономического развития Канады, Исследование стандарта неочевидности в патентном праве: Глава 3. Архивировано 26 января 2016 г. на Wayback Machine .
  17. ↑ Грэм против John Deere Co. , 383 US 1, 18 (1966).
  18. ^ "Patent Act (RSC, 1985, c. P-4)". s.42. Архивировано из оригинала 2012-01-21 . Получено 2011-11-28 .{{cite web}}: CS1 maint: location (link)
  19. ^ Windsurfing International Inc. против Tabur Marine (Great Britain) Ltd. , [1985] RPC 59 (CA).
  20. ^ "Lambert Intellectual Property Law | Эдмонтон, Альберта, Канада | Патентный процесс". www.lambertlaw.ca . Архивировано из оригинала 4 марта 2016 г. Получено 15 января 2022 г.
  21. ^ «Поццоли Спа против BDMO SA и Anor [2007] EWCA Civ 588 (22 июня 2007 г.)» .

Дальнейшее чтение

Внешние ссылки