Отличительная черта товарного знака является важным понятием в законодательстве, регулирующем товарные знаки и знаки обслуживания . Товарный знак может иметь право на регистрацию или быть зарегистрированным , если он выполняет основную функцию товарного знака и имеет отличительный характер . Регистрируемость можно понимать как континуум, в котором на одном конце находятся «характерные по своей сути» знаки, на другом конце — «родовые» и «описательные» знаки без отличительного характера, а между этими двумя точками лежат «наводящие на размышления» и «произвольные» знаки. «Описательные» знаки должны приобретать различительную способность благодаря вторичному значению (потребители стали признавать знак как индикатор источника), чтобы стать охраноспособными. [1] «Общие» термины используются для обозначения самого продукта или услуги и не могут использоваться в качестве товарных знаков.
В законе США о товарных знаках дело Abercrombie & Fitch Co. против Hunting World 537 F.2d 4 (2-й округ 1976 г.) установило спектр отличительных особенностей товарных знаков в США , разбив товарные знаки на классы, которым предоставляются различные степени защиты. Суды часто говорят о знаках, попадающих в следующий « спектр различительных качеств », также известный в США как « классификация Аберкромби » или «факторы Аберкромби»: [2] [3] [4]
.svg/1280px-Logo_of_the_Eastman_Kodak_Company_(2006%E2%80%932016).svg.png){kind=logo}
Причудливый / отличительный по своей сути товарный знак подлежит регистрации prima facie и включает в себя полностью изобретенный или «причудливый» знак. [5] Например, « Kodak » не имело никакого значения до того, как оно было принято и использовалось в качестве товарного знака по отношению к товарам, будь то фотографические товары или иные товары. Изобретенные знаки — это неологизмы , которые ранее не встречались ни в одном словаре .
Произвольный товарный знак обычно представляет собой обычное слово, которое используется в бессмысленном контексте (например, « Apple » для компьютеров). Такие знаки состоят из слов или изображений, которые до того, как были приняты в качестве товарных знаков, имели определенное словарное значение, но которые используются в связи с продуктами или услугами, не связанными с этим словарным значением. Произвольные знаки также подлежат немедленной регистрации. Salty будет произвольным знаком, если он будет использоваться, например, в отношении телефонов, таких как Salty Telephones , поскольку термин « соль » не имеет особого отношения к таким продуктам.
Наводящий знак имеет тенденцию указывать на характер, качество или характеристику продуктов или услуг, по отношению к которым он используется, но не описывает эту характеристику и требует воображения со стороны потребителя, чтобы идентифицировать эту характеристику . Наводящие на размышления знаки пробуждают проницательное воображение потребителя. Примерами наводящего знака являются Blu-ray , новая технология хранения данных большой емкости, в которой используется «синий» (фактически фиолетовый ) лазер , и Airbus , аэрокосмическая корпорация, производящая коммерческие самолеты.
Описательный знак — это термин со словарным значением, который используется в отношении продуктов или услуг, непосредственно связанных с этим значением . [5] Примером может служить использование соленого в сочетании с солеными крекерами или анчоусами. Такие термины не подлежат регистрации, если они не приобретут «второстепенное значение», когда знак станет настолько отличительным, что люди будут ассоциировать его с конкретным брендом на рынке .
Общий термин — это общее название продуктов или услуг, в связи с которыми он используется, например «соль», когда он используется в сочетании с хлоридом натрия. Общий термин не способен выполнять основную функцию товарного знака, заключающуюся в различении продуктов или услуг предприятия от продуктов или услуг других предприятий, и поэтому ему не может быть предоставлена какая-либо правовая защита. [5] Это связано с тем, что должен быть какой-то термин, который обычно может использоваться кем угодно, включая других производителей, для обозначения продукта без использования патентованного товарного знака какой-либо организации. Знаки, которые становятся родовыми после потери различительного характера, называются родовыми товарными знаками . Знаки, являющиеся ошибками в написании родового термина (например, удаление пробела), не меняют родового значения термина. [6] [7] Таблетка аспирина является зарегистрированной торговой маркой компании Bayer AG. Аспирин — это общее слово в Соединенных Штатах, обозначающее обезболивающее ацетилсалициловую кислоту (также известную как АСК). [8] Другим примером является термин « киберпанк », который в США является зарегистрированной торговой маркой компании R. Talsorian Games Inc. для настольной ролевой игры [9] и в Европейском Союзе компанией CD Projekt SA для «игр». и онлайн-игровые сервисы» [10] (особенно для адаптации первых видеоигр ) и Sony Music для использования вне игр. [11] Право на товарный знак обычно зависит от страны. Таким образом, знак, ставший родовым в одной стране, как, например, «Аспирин», все равно может использоваться и признаваться товарным знаком в другой стране. [12]
В судебных процессах по товарным знакам суды чаще всего просят провести различие между наводящими и описательными знаками, с одной стороны, и между описательными и родовыми знаками, с другой. Это связано с тем, что наводящие знаки, такие как причудливые и произвольные знаки, предположительно имеют право на защиту товарного знака, в то время как описательные знаки имеют право на защиту, если они стали известны как представляющие производителя товара, а родовые знаки никогда не могут получить защиту. [13] Из приведенных выше примеров видно, что отличительный характер термина тесно связан с продуктами или услугами, по отношению к которым этот термин используется.
Общий метод оценки отличительного характера знака заключается в рассмотрении реакции потребителя на знак. [5] Знак может быть зарегистрирован по своей сути только в том случае, если потребитель никогда раньше не сталкивался с этим знаком. С другой стороны, знак вряд ли будет подлежать регистрации по своей сути, если он сообщает ему о каких-либо характеристиках соответствующих продуктов или услуг (например, являются ли они вкусными, большими, острыми, черными или сладкими, в случае фруктов). В любом другом случае знак не подлежит регистрации.
Другим примером описательного знака может быть географическое слово или фраза, которая просто указывает на происхождение продукта или услуги. Например, компания по производству мороженого из Хьюстона может обнаружить, что наименованию «мороженое Хьюстон» отказано в защите товарного знака на том основании, что слово «Хьюстон» носит лишь описательный характер. Однако с названием «мороженое Северного полюса» им, возможно, повезет больше. В последнем случае, хотя Северный полюс является географическим местом, мороженое на самом деле не производится на Северном полюсе , и ни один разумный человек не может предположить, что фраза «Северный полюс» имеет буквальное описательное значение. [14]
Поэтому знаки, которые идентифицируют или описывают продукт или услугу, или которые находятся в общем пользовании, или которые используются в качестве географических указаний , как правило, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков и остаются в общественном достоянии для использования кем-либо. [5] Например, общий термин, такой как «яблоко», или описательные термины, такие как «красный» или «сочный», не могут быть зарегистрированы в отношении яблок.
Первоочередное внимание при выборе и использовании товарных знаков следует уделять знакам, которые являются различительными по своей сути, поскольку они обладают наиболее сильным различительным характером и не требуют доказательств использования для установления приобретенной различительной способности. Причудливый, произвольный или наводящий на размышления термин может быть различительным по своей сути и подлежит регистрации без доказательства приобретенной различительной способности. Хотя эти категории легче всего применять в отношении товарных знаков, состоящих из слов, одни и те же общие принципы применяются в отношении всех видов товарных знаков. Например, форма сосны является описательной при использовании в продуктах с ароматом сосны.
Товарный знак, не имеющий различительного характера (т. е. знак, который не является различительным по своей сути), не подлежит регистрации prima facie . [15] Однако в большинстве юрисдикций регистрация таких знаков все же может быть разрешена, если владелец товарного знака может продемонстрировать, как правило, ссылаясь на доказательства использования , что потребители на рынке ассоциируют этот знак исключительно с тем, как он используется на идентифицированных товарах или в связи с идентифицированные услуги, имеющие определенное коммерческое происхождение или источник (т. е. владелец товарного знака). «Использование» может включать разрешенное использование лицензиатом или другой стороной. Если ведомство по товарным знакам удостоверится, что доказательства свидетельствуют о том , что знак фактически « приобрёл» различительный характер , то знак может быть принят к регистрации на основании приобретенного различительного характера .
Характер и объем приемлемых доказательств использования различаются в зависимости от юрисдикции, хотя наиболее полезные доказательства обычно включают данные о продажах, подробную информацию о расходах на рекламу и продвижение, а также примеры рекламных материалов. Опросы потребителей также могут помочь установить, что у потребителей в основном ассоциируется неразличительный знак с владельцем товарного знака и его продуктами или услугами. Как правило, доказательства использования могут быть приемлемыми или значимыми только в том случае, если они охватывают определенный период времени (например, три года до даты подачи заявки на товарный знак) и происходят из юрисдикции, в которой испрашивается регистрация.
Терминология приобретённой различительной способности принята в юрисдикциях Европейского Союза и Содружества , таких как Австралия , Гонконг и Великобритания , а также в юрисдикции общего права США ( в которой также используется термин « вторичное значение »). В США, если товарный знак использовался в течение непрерывного периода не менее пяти лет после даты регистрации, право на использование знака и регистрация могут стать «неоспоримыми» (например, неуязвимыми для аннулирования за неиспользование, но не для того, чтобы стать универсальным ). В таких случаях ВПТЗ США проверяет и подтверждает, соответствует ли запрос о неоспоримости формальностям, но является ли регистрация неоспоримой по закону, можно определить только в ходе судебных разбирательств, связанных с регистрацией.
Основная функция товарного знака состоит в том, чтобы исключительно идентифицировать коммерческий источник или происхождение продуктов или услуг, так что товарный знак при правильном названии указывает источник или служит знаком происхождения. Использование товарного знака таким образом называется использованием товарного знака. Определенные исключительные права закреплены за зарегистрированным знаком, защита которых может быть осуществлена в порядке иска о нарушении прав на товарный знак, в то время как незарегистрированные права на товарный знак могут быть реализованы в соответствии с гражданским правонарушением о передаче прав на товарный знак .
Права на товарный знак обычно возникают в результате использования и/или регистрации (см. ниже) знака только в связи с конкретным типом или ассортиментом продуктов или услуг. Хотя иногда можно подать в суд иск, чтобы предотвратить использование знака в отношении продуктов или услуг, выходящих за рамки этого диапазона (например, в случае его выдачи), это не означает, что закон о товарных знаках запрещает использование этого знака широкой публикой. . Общеупотребительное слово, фраза или другой знак может быть исключен из общественного достояния только в той степени, в которой владелец товарного знака может сохранять исключительные права на этот знак в отношении определенных продуктов или услуг, при условии отсутствия других возражений в отношении товарного знака. Пример применения обеих концепций см. в документе Apple Corps v Apple Computer .
Если суд постановит, что товарный знак стал « родовым » в результате общего использования (так что знак больше не выполняет основную функцию товарного знака, и средний потребитель больше не считает, что с ним связаны исключительные права), соответствующая регистрация также может быть признана недействительной. . [5]
Например, торговая марка « Аспирин » компании Bayer признана непатентованной в Соединенных Штатах, поэтому другие компании также могут использовать это название для ацетилсалициловой кислоты (хотя в Канаде это все еще является торговой маркой ). Xerox для копировальных аппаратов и Band-Aid для лейкопластырей являются товарными знаками, которые рискуют потерять свой статус товарного знака, поскольку в некоторых странах они будут объявлены непатентованными, чего владельцы соответствующих товарных знаков активно стремятся предотвратить. Чтобы предотвратить превращение знаков в общие, владельцы товарных знаков часто связываются с теми, кто, по всей видимости, использует товарный знак неправильно, от авторов веб-страниц до редакторов словарей, и просят их прекратить неправомерное использование.
Надлежащее использование товарного знака означает использование знака в качестве прилагательного , а не существительного или глагола , [ 16] [17] [18] [19] , хотя для некоторых товарных знаков обычным является использование его в виде существительных и, реже, глаголов. . Например, Adobe разослала электронные письма многим веб-авторам, используя термин « отфотошопленный », сообщая им, что им следует использовать только термин «модифицированный с помощью программного обеспечения Adobe® Photoshop®». Xerox также приобрела печатную рекламу, в которой говорилось, что «вы не можете «ксерокопировать» документ, но можете скопировать его на машине марки Xerox». Еще одним популярным примером является использование слова « фраппучино » клиентами Starbucks для обозначения любого смешанного кофейного напитка, хотя сотрудников просят произносить только «кофе, смешанный с фраппучино» или «сливки, смешанные с фраппучино», когда речь идет о таких напитках. Однако это правило не является жестким; например, Lexis-Nexis имеет регистрацию товарного знака «Shepardize» в США, рег. № 1743711, и определяет «шепардизацию на веб-странице как «процесс поиска цитат» в «серии книг под названием «Цитаты Шепарда»». [20] Такие усилия могут или не могут быть успешными в предотвращении генеризма в долгосрочной перспективе. Фактически, с юридической точки зрения более важно, чтобы владелец товарного знака явно и активно старался не допустить того, чтобы его товарный знак стал родовым, независимо от того, настоящий успех . _
