В патентном законодательстве США повторная экспертиза — это процесс, при котором любое лицо — третье лицо или изобретатель — может потребовать повторной экспертизы патента США патентным экспертом для проверки того, что заявленный объект патентоспособен. [1] Чтобы провести повторную экспертизу патента, заинтересованная сторона должна представить известный уровень техники в форме патентов или печатных публикаций, который поднимает «существенный новый вопрос о патентоспособности ». Закон Лихи-Смита об изобретениях в Америке вносит существенные изменения в патентную систему США, включая новые механизмы оспаривания патентов в Ведомстве США по патентам и товарным знакам . Одним из новых механизмов является процедура рассмотрения после выдачи патента, которая предоставит заявителям, оспаривающим патенты, расширенные основания для атак на патенты. [2]
Заявление о повторной экспертизе может быть подано любым лицом в любое время в течение срока действия патента. Чтобы запросить повторную экспертизу, необходимо подать «запрос на повторную экспертизу», который включает (1) заявление, указывающее на каждый «существенный новый вопрос патентоспособности, основанный на предыдущих патентах и печатных публикациях; (2) идентификацию и объяснение каждой формулы изобретения, по которой запрошена повторная экспертиза; (3) копия каждого патента или печатной публикации, на которую ссылаются; (4) копия всего рассматриваемого патента; (5) подтверждение того, что копия запроса на повторную экспертизу была вручена владельцу патента; если заявитель не является владельцем патента; и (6) подтверждение третьей стороной, подавшей запрос, о том, что предусмотренные законом положения об возражениях 35 USC 351(e)(1) или 35 USC 325(e)(1) не запрещают заявителю от подачи запроса на повторную экспертизу [3] Если USPTO обнаруживает, что запрос действительно поднимает новый существенный вопрос о патентоспособности, USPTO назначает повторную экспертизу.
Запросы на повторную экспертизу часто подаются третьими лицами, которые уже вовлечены в иск о нарушении патента, о котором идет речь. Подавая заявку на повторную экспертизу, такие стороны стремятся признать патент недействительным, сохраняя при этом низкие судебные издержки. Если судья согласится, судебное разбирательство может быть приостановлено до получения результатов повторного рассмотрения.
Сами изобретатели также подают запросы на повторную экспертизу. Такие запросы могут быть поданы до того, как изобретатели подадут в суд на другую сторону за нарушение патента, чтобы убедиться, что патент действителен в свете любого предшествующего уровня техники, который они могли обнаружить с момента выдачи патента.
Патентное ведомство само может инициировать повторную экспертизу «по инициативе директора», например, когда есть основания сомневаться в действительности патента. Директор, например, распорядился провести повторную экспертизу патентов NTP, Inc. , касающихся технологии мобильной электронной почты BlackBerry .
После назначения повторной экспертизы к делу назначается новый эксперт, и патент проходит еще одну экспертизу, аналогичную той, которую он получил в первый раз. Если какие-либо претензии отклонены в свете возникших новых вопросов, владелец патента может сузить или отменить эти претензии. Владелец патента также может подавать новые формулы изобретения, при условии, что они не шире формулировок первоначального патента. Если эксперт делает отказ «окончательным», владелец патента может обжаловать это решение в Совете по патентным апелляциям и вмешательствам (BPAI) при ВПТЗ США. Владелец патента может подать апелляцию в Апелляционный суд Федерального округа и даже в Верховный суд США , если это разрешено.
После завершения повторной экспертизы выдается «свидетельство о повторной экспертизе». В свидетельстве вносятся любые исправления патента, необходимые при повторной экспертизе. Если все претензии в патенте отклонены, патент аннулируется. Со 2 января 2001 г. свидетельства о переосвидетельствовании имеют код вида в сериях С1, С2, С3, .... До этого код вида имелся в сериях В1, В2, В3, .... [4]
Протоколы всех повторных экспертиз доступны для общественности на общедоступном веб-сайте PAIR ( Поиск информации о патентных заявках ) ВПТЗ США. [5] Повторным экспертизам присваиваются серийные номера и перекрестные ссылки на дочерние заявки первоначально выданных патентов.
Процесс повторной экспертизы потенциально может повысить качество выдаваемых патентов и стимулировать участие общественности в этом процессе. [6]
Повторное рассмотрение ex parte инициируется представителями общественности, но как только указанные представители подают запрос, они больше не принимают активного участия в разбирательстве. Переписка ведется строго между экспертом и патентообладателем. Размер пошлины за подачу заявления о проведении повторной экспертизы ex parte по состоянию на 16 января 2018 года составляет 6000 долларов США. [7]
Повторное рассмотрение дела inter partes было инициировано представителями общественности, и указанные представители общественности затем приняли участие в разбирательстве. 16 сентября 2012 г. Закон Лихи-Смита об изобретениях в Америке отменил эти разбирательства и заменил их двумя новыми разбирательствами после выдачи гранта (обзор после выдачи гранта и пересмотр между сторонами).
Двойные запросы на повторное рассмотрение Inter partes одной и той же запрашивающей стороной запрещены в соответствии с § 317 раздела 35 USC. [8]
В 2012 финансовом году было подано 747 запросов на повторную экспертизу ex parte (что соответствует примерно 0,28% от общего числа патентов, выданных в этом году), хотя примерно 90% этих запросов было подано владельцами патентов. [9] В 2012 финансовом году было подано около 640 запросов на повторное рассмотрение дел с участием сторон, и эта цифра существенно растет с каждым годом и в четыре раза больше, чем в 2008 финансовом году. [10]
Статистика, опубликованная ВПТЗ США по повторным экспертизам за период с 1981 по 2007 год, показала, что при повторной экспертизе ex parte претензии были изменены в среднем в 64% случаев. В 26% случаев все претензии подтверждены без изменений, а в 10% случаев все претензии признаны недействительными. При повторном рассмотрении inter partes претензии были изменены в семи из восьми дел, которые были завершены к моменту публикации статистики. [11]
Патенты NTP , охватывающие технологию BlackBerry , в настоящее время [ необходимы в обновлении ] проходят ряд повторных экспертиз, поскольку был обнаружен новый уровень техники, который не был рассмотрен патентным ведомством при первой экспертизе патентных заявок. Некоторые из этих повторных проверок проводятся inter partes, некоторые ex parte, некоторые были инициированы директором. Некоторые патенты прошли несколько повторных экспертиз. Эти многочисленные повторные экспертизы были объединены в отдельные повторные экспертизы, каждая по соответствующему патенту.
По состоянию на апрель 2006 г. все претензии НТП, по которым были приняты меры, были отклонены на основании новых существенных вопросов патентоспособности. Пока неизвестно, сузит ли НТП свои претензии, чтобы обойти отказы, или удастся подать апелляцию. [ нужна обновленная информация ] 3 марта 2006 года компания Blackberry согласилась урегулировать свой патентный спор с NTP на сумму более 600 миллионов долларов США. [12]
Патент США № 6 368 227 под названием «Метод качания на качелях» был выдан в 2002 году заявителю Стивену Олсону, молодому сыну патентного поверенного, который подал заявку на патент, чтобы рассказать своему сыну о патентной системе. Этот патент был подан вскоре после того, как патенты на бизнес-методы стали разрешены патентным законодательством США в результате решения State Street 1998 года ; Однако это был не бизнес-метод, а просто патент на метод или процесс. В патенте заявлен улучшенный способ качания ребенка на качелях.
Директор ПТО распорядился провести повторную проверку, и претензии впоследствии были отклонены. Владелец патента решил не подавать апелляцию. Выдан акт повторной экспертизы, отменяющий все претензии.
Патент США № 6 004 596 под названием « Запечатанный сэндвич без корочки » был выдан в 1999 году заявителям Лену Кретчману и Дэвиду Гескеду. В патенте заявлен улучшенный сэндвич с арахисовым маслом и желе без корочки, который можно будет производить массово и продавать в магазинах.
Лицензия на патент была передана компании Smuckers , которая затем представила бренд замороженных сэндвичей без корочки Uncrustables. [13] Смакерс инвестировал около 20 миллионов долларов в строительство завода в Скоттсвилле , штат Кентукки, по производству этой продукции. Годовой объем продаж в 2005 году составил 60 миллионов долларов США. [14]
Чтобы обеспечить соблюдение патента, Смакерс подал иск о нарушении патентных прав против предполагаемого нарушителя, компании Albie's Foods. Компания Albie's Foods в ответ подала запрос на повторную экспертизу ex parte.
Эксперт отклонил претензии в патенте, и отказ был обжалован в BPAI. BPAI отклонило претензии, и в 2006 году USPTO выпустило Уведомление о намерении выдать сертификат повторной экспертизы, [15] который впоследствии был выпущен в 2007 году, аннулируя все претензии по патенту. [16] В 2008 году срок действия патента истек [17] из-за того, что владелец патента не уплатил пошлину за продление.
{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)