Дело Билски против Каппоса , 561 US 593 (2010), было рассмотрено Верховным судом Соединенных Штатов, в котором говорилось, что тест на машину или преобразование не является единственным тестом для определения патентоспособности процесса, а скорее «полезной и важной подсказкой, следственным инструментом для определения того, являются ли некоторые заявленные изобретения процессами в соответствии с § 101». [1] При этом Верховный суд подтвердил отклонение заявки на патент на метод хеджирования убытков в одном сегменте энергетической отрасли путем инвестирования в другие сегменты этой отрасли на том основании, что абстрактная инвестиционная стратегия, изложенная в заявке, не является патентоспособным объектом.
Суд подтвердил решение Федерального округа в деле In re Bilski , приведенном ниже. [2] Однако он отклонил тест на машину или преобразование как единственный тест на патентоспособность, основанный на толковании формулировки § 101. [3] Суд отклонил установленное Федеральным округом толкование слова «процесс», посчитав определение в § 100(b) достаточным без обращения к канону noscitur a sociis. [4] Раздел 100(b) определяет процесс как «процесс, искусство или метод и включает новое использование известного процесса, машины, производства, состава вещества или материала».
Суд рассмотрел дела Gottschalk против Benson и Parker против Flook и отметил, что оба они прямо отказались полагаться на тест «машина или преобразование» как на единственный тест на патентоспособность. [5] [6]
Суд также отклонил категорическое исключение патентов на бизнес-методы из числа приемлемых, мотивируя это тем, что определение «процесса» в § 100(b) включает слово «метод», которое, по-видимому, охватывает некоторые формы патентов на бизнес-методы. [7] 35 USC § 273(b)(1) также предусматривает в качестве защиты от нарушения патента предшествующее использование «метода ведения или осуществления бизнеса». Признавая защиту, закон также признал возможность патентов на бизнес-методы. [8]
Что касается заявленного предмета Билски, суд установил, что его метод оптимизации системы фиксированных счетов для энергетических рынков является непатентоспособной абстрактной идеей. [9] Несмотря на более широкое толкование патентоспособности процессов, по мнению большинства, «этот суд никоим образом не желает препятствовать разработке Федеральным округом других ограничивающих критериев, которые способствуют целям Закона о патентах и не противоречат его тексту». [10]
В разделах множественности мнения Кеннеди, общем мнении меньшинства Суда, к которому не присоединился Скалиа, он отмечает, что строгое соблюдение только «теста машины или преобразования создало бы неопределенность относительно патентоспособности программного обеспечения, передовых методов диагностической медицины и изобретений, основанных на линейном программировании, сжатии данных и манипулировании цифровыми сигналами», но «Суд сегодня не комментирует патентоспособность какого-либо конкретного изобретения, не говоря уже о том, чтобы постановить, что любая из вышеупомянутых технологий информационного века должна или не должна получать патентную защиту». [11] Кеннеди также предполагает, что категорическое исключение некоторых типов бизнес-методов из числа подлежащих патентованию могло бы быть законным, если бы это правило основывалось на идее, что чисто абстрактные идеи не являются патентоспособными. [12]
Решение суда было единогласным, однако имелось два совпадающих мнения, и ни одно из мнений не получило большинства в суде по всем вопросам.
В своем согласии с мнением судьи Стивенса , к которому присоединились судьи Гинзбург , Брейер и Сотомайор , утверждается, что большинство трактует термин «процесс» слишком широко. [13] Стивенс отверг опору большинства на упоминание слова «метод» в 35 USC § 273(b), заявив, что закон, первоначально известный как Закон о защите первых изобретателей 1999 года , был принят Конгрессом только в ответ на путаницу, созданную State Street Bank против Signature Financial Group . [14] 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998). [13] Он категорически исключил бы методы ведения бизнеса из патентоспособности, поскольку они традиционно не были патентоспособными в США, несмотря на значительные инновации в методах ведения бизнеса. [15]
Это было последнее решение в 35-летней карьере Стивенса в Верховном суде. Его отставка вступила в силу на следующий день.
Согласие судьи Брейера началось с согласия с судьей Стивенсом, «что „общий метод участия в деловых операциях“ не является патентоспособным „процессом “ ». Во второй части, к которой присоединился судья Скалиа , Брейер выделил четыре пункта, которые, по его мнению, согласуются как с мнением суда, так и с совпадающим мнением судьи Стивенса: [16]
В части II подводится итог следующим образом: «Я считаю, что, еще раз подчеркивая, что тест «машина-или-преобразование» не обязательно является единственным тестом патентоспособности, Суд не намерен ни принижать полезность теста, ни предполагать, что многие патентоспособные процессы находятся вне его досягаемости».
Мнение суда в этом случае рассматривается как смягчающее требование к тесту «машина или преобразование» , установленное Федеральным округом в деле In re Bilski , а также оставляющее мало указаний относительно того, что следует считать патентоспособным в соответствии с § 101. [17] «Результат решения можно было бы лучше всего сформулировать как «бизнес как обычно». [18]
В свете решения по делу Билски против Каппоса Верховный суд удовлетворил ходатайство о судебном пересмотре , отменил решения Федерального округа и вернул в Федеральный округ для повторного рассмотрения дела Mayo Collaborative Services против Prometheus Laboratories, Inc. [19] и Classen Immunotherapies, Inc. против Biogen Idec . [20] Два иска, связанные с медицинской диагностикой, и иски по делу Prometheus были признаны патентоспособными в соответствии с тестом «машина или преобразование», в то время как иски по делу Classen — нет. [21] В декабре 2010 года Федеральный округ применил широкую правомерность Билски в деле Research Corp. Technologies против Microsoft Corp. , которое подтвердило правомерность патента на процесс полутонирования цифровых изображений. [22]
Патентным экспертам и практикам были даны временные инструкции по толкованию дела Билски против Каппоса как во время апелляционного процесса (29 августа 2009 г.), так и вскоре после решения (27 июля 2010 г.) в документах, выпущенных USPTO. [23]
