Дело Microsoft Corp. против Motorola Inc. , 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012) было делом Апелляционного суда США по Девятому округу о разумном и недискриминационном (RAND) лицензировании и запрете на подачу иностранного иска .
Первоначально иск был подан компанией Microsoft против Motorola в Западный окружной суд Вашингтона 9 ноября 2010 года, в котором утверждалось, что Motorola нарушила свое разумное и недискриминационное лицензионное соглашение, в котором Microsoft была сторонним бенефициаром . [1] Окружной суд постановил, что соглашение компании с организацией по стандартизации о предоставлении разумных и недискриминационных (RAND) условий лицензирования всем другим сторонам представляет собой договор, который может быть принудительно исполнен третьими лицами.
Пока шло внутреннее судебное разбирательство по контракту в США, Motorola подала в суд на Microsoft в Германии за нарушение патентных прав в июле 2011 года. Немецкий окружной суд вынес решение, запрещающее Motorola продавать Microsoft якобы нарушающие права продукты в Германии на основании немецкого патентного права. Затем Microsoft подала иск о запрете иска против судебного запрета за нарушение патентных прав в Германии.
Окружной суд предоставил Microsoft антиисковое предписание, которое не позволило Motorola применить иностранный патентный запрет, который Motorola получила против Microsoft в Германии. После предоставления Microsoft этого предварительного запрета , дело было передано в Апелляционный суд в качестве промежуточной апелляции Motorola. Апелляционный суд девятого округа рассмотрел иностранный антиисковое предписание окружного суда на предмет злоупотребления дискреционными полномочиями и подтвердил решение окружного суда. [2]
Motorola была держателем патентов, которые считались существенными для отраслевых стандартов 802.11 и H.264 , что означало, что было бы необходимо использовать идеи, воплощенные в этих патентах, если бы кто-то хотел создать устройство, которое соответствовало бы этим стандартам. [1] Многие организации, устанавливающие стандарты, чтобы уменьшить вероятность задержки патентов и повысить конкуренцию, просили, чтобы держатели любых патентов, существенных для стандартов, согласились лицензировать эти патенты на справедливой, не ограничивающей основе. Motorola выразила свою готовность лицензировать эти патенты на условиях RAND на всемирной, недискриминационной основе в письмах как в Институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE), так и в Международный союз электросвязи (МСЭ). [1] У Microsoft было несколько продуктов, которые использовали эти стандарты, в частности, Xbox 360 и персональные компьютеры под управлением Microsoft Windows.
21 и 29 октября 2010 года Motorola направила письма в Microsoft с предложением лицензировать свои патенты, необходимые для стандартов 802.11 и H.264 соответственно. В предложении запрашивалась ставка роялти в размере 2,25% от цены всех конечных продуктов, проданных Microsoft с использованием технологий, защищенных этими патентами. [1] Microsoft посчитала эти условия явно необоснованными и ответила, подав иск о нарушении контракта против Motorola, заявив, что Motorola нарушила свое соглашение с IEEE и ITU о предоставлении разумных и недискриминационных условий лицензирования всем потенциальным лицензиатам в глобальном масштабе. [3]
В июле 2011 года Motorola ответила, подав иски о нарушении патентных прав против Microsoft в Германии для многих продуктов, которые использовали стандарты, принадлежащие Motorola. Контракты Motorola RAND были напрямую между Motorola и организацией, устанавливающей стандарты; Microsoft как третья сторона не была признана в качестве вовлеченной стороны немецким патентным законодательством . [2]
С другой стороны, в США 27 февраля 2012 года Западный окружной суд Вашингтона постановил, что гарантийные письма Motorola в IEEE и ITU, в которых говорилось, что Motorola предоставит условия RAND на глобальной основе всем потенциальным лицензиатам, установили договор между Motorola и организациями, устанавливающими стандарты. [1] Кроме того, поскольку в тексте договора не указывалось на дополнительные условия для получения права на условия RAND, утверждения Motorola о том, что лицензиату придется вести переговоры, чтобы получить право на условия RAND, были проигнорированы. [3] 28 марта 2012 года Microsoft обратилась в окружной суд с ходатайством о временном запретительном судебном приказе и предварительном судебном запрете, чтобы запретить Motorola применять любые судебные запреты в Германии, которые она могла бы получить. [2]
2 мая 2012 года Motorola выиграла дело в Германии и добилась судебного запрета на продажу Microsoft контрафактной продукции в Германии. [2] Немецкий судебный запрет не был самоисполняемым; для исполнения судебного решения Motorola должна была выплатить залог для покрытия потенциальных убытков Microsoft, если бы постановление о нарушении было отменено в апелляционном порядке. [4]
Microsoft утверждала, что лицензионные предложения Motorola нарушают ее соглашение о предоставлении разумных и недискриминационных условий всем потенциальным лицензиатам. Microsoft утверждала, что ставка роялти в размере 2,25% была явно неразумной и что ставка роялти, основанная на цене конечного продукта, была несправедливой для продуктов, которые не были сосредоточены на включении соответствующих стандартов. Если Motorola изначально предложила явно неразумные условия — независимо от того, какие условия были в конечном итоге согласованы — то она действовала бы недобросовестно в отношении своего обязательства предоставлять разумные условия лицензирования на недискриминационной основе и нарушала бы свои контракты с IEEE и ITU. [3]
Компания Microsoft добивалась запрета на подачу иска, утверждая, что запретительная мера в Германии была неуместной, поскольку: [5]
В первоначальном иске Motorola защищала, что ее условия были разумными, поскольку они были стандартными условиями лицензирования, на которые согласились многие другие лицензиаты. Кроме того, Motorola утверждала, что ее согласие предоставить условия RAND зависело от того, свяжется лицензиат с Motorola и обсудит условия лицензии, в то время как толкование Microsoft состояло в том, что всем потенциальным лицензиатам по умолчанию предоставляются условия RAND. Поскольку Microsoft не выполнила эти условия, необходимые для того, чтобы иметь право на условия лицензирования RAND, Motorola заявила, что она не была обязана предоставлять условия RAND и, таким образом, не могла нарушить какой-либо контракт. [3]
Против ходатайства Microsoft о предварительном запрете на подачу иска компания Motorola заявила следующее: [2]
14 мая 2012 года окружной суд предоставил Microsoft антиисковое предписание в Германии вместе с рамками антиискового предписания из дел E. & J. Gallo Winery против Andina Licores SA , 446 F.3d 984 и Applied Medical против The Surgical Company , 587 F.3d 909, которые включали три фактора: [2] [5]
Наряду с рамками суд постановил следующее: [2] [5]
Девятый округ принял ту же структуру и рассмотрел решение окружного суда на предмет злоупотребления дискреционными полномочиями. 28 сентября 2012 года, после изложения фактической и процессуальной истории судебных исков сторон в США и Германии, суд подтвердил иск Microsoft о запрете на подачу иска, остановив Motorola от предотвращения продаж многих продуктов Microsoft в Германии. В своем постановлении суд обсудил каждый из приведенных выше аргументов Motorola и отклонил их следующим образом: [2]
Поскольку запрет на иск был направлен только на то, чтобы не допустить, чтобы Microsoft понесла убытки, пока решалось дело, он действовал только до вынесения окончательного решения и только помешал Motorola применить запрет из дела о нарушении патентных прав в Германии. После того, как девятый округ подтвердил, что запрет на иск находится в юрисдикции суда и необходим для защиты Microsoft, все дело было возвращено в окружной суд для завершения. [2]
В окружном суде гарантийные письма Motorola в IEEE и ITU рассматривались как формирование контракта, в котором говорилось, что Motorola в конечном итоге получит условия лицензирования RAND со своими лицензиатами. Контракт не давал никаких гарантий, что любые первоначальные предложения по лицензированию будут включать условия RAND; однако, если Motorola предложит явно необоснованные условия, то она будет действовать недобросовестно, не желая в конечном итоге достичь условий RAND со своими лицензиатами. [6] Поскольку требования к условиям RAND по своей сути различаются от компании к компании, суд не принял немедленного решения относительно того, было ли первоначальное предложение Motorola явно необоснованным и нарушало ли контракт. Суд постановил, что Motorola запрещено предпринимать дальнейшие действия против Microsoft на основании нарушения патентных прав, связанных со стандартами 802.11 и H.264, и что Microsoft и Motorola должны были достичь соглашения на условиях RAND для лицензирования тех же патентов. [6] Впоследствии Microsoft и Motorola подали несколько исков и встречных исков по тому же вопросу, причем Microsoft утверждала, что Motorola предложила явно необоснованные условия, а Motorola утверждала, что ее предложение было разумным. По состоянию на 4 сентября 2013 года Microsoft выиграла свои иски о том, что запрошенные Motorola роялти были необоснованными, и получила около 14,5 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба. [7]
В нескольких последующих делах упоминалось дело Microsoft против Motorola как прецедент, свидетельствующий о том, что соглашение с организацией, устанавливающей стандарты, о предоставлении условий RAND лицензиатам представляет собой договор, и что следует избегать судебных запретов на нарушение патентных прав в пользу переговоров о лицензионном соглашении RAND. [2]