State Street Bank and Trust Company против Signature Financial Group, Inc. ,149 F.3d1368 (Fed. Cir. 1998), также именуемой State Street или State Street Bank , было решениемАпелляционного суда США по федеральному округу ототносительнопатентоспособности методов ведения бизнеса.State Streetна некоторое время установил принцип, согласно которому заявленноеизобретениеимеет право на патентную защиту в Соединенных Штатах, если оно подразумевает какое-либо практическое применение и, по словамState Street, «оно дает полезный, конкретный и ощутимый результат».
Однако с решением Федерального округа 2008 года In re Bilski [ 1] тест полезности-конкретности-осязаемости был отброшен. Согласно мнению Федерального округа Bilski , «исследование полезного, конкретного и осязаемого результата» является недостаточным», и части решения State Street, основанные на этом расследовании, больше не имеют никакой силы в соответствии с патентным правом США. Верховный суд подтвердил решение Федерального округа в деле Bilski против Kappos [2] .
9 марта 1993 года Signature Financial Group, Inc. получила патент США 5,193,056 [3] под названием «Система обработки данных для конфигурации финансовых услуг Hub and Spoke». «Спицы» представляли собой паевые инвестиционные фонды , которые объединяли свои активы в центральном «хабе». Когда это делалось в связи с определенными ежедневными бухгалтерскими процедурами в соответствии с правилами Налоговой службы США (IRS), прибыль передавалась акционерам для целей налогообложения без предварительного уплаты корпоративного подоходного налога, как это было бы в противном случае. [4] Процедуры настолько сложны, что их невозможно было бы выполнить в течение временного интервала, разрешенного правилами IRS, без использования запрограммированного цифрового компьютера. [5]
Было отмечено, что патентная заявка включает средства для выполнения шагов, которые являются требованиями, указанными в постановлении Службы внутренних доходов для избежания налогов [6] на партнерство. [7] Эта диаграмма иллюстрирует, как формулировка патентной заявки соответствует налоговому законодательству и правилам США. Таким образом, патент, по сути, является патентом на соответствие налоговому законодательству США.
Окружной суд признал патент недействительным, поскольку он касался неуставного предмета. Однако Федеральный округ отменил это решение, вынеся решение, за которым последовало значительное увеличение выдачи патентов на бизнес-методы и программное обеспечение. Федеральный округ заявил:
[Преобразование] данных, представляющих собой дискретные суммы в долларах, с помощью машины посредством серии математических вычислений в окончательную цену акций представляет собой практическое применение математического алгоритма, формулы или расчета, поскольку оно дает «полезный, конкретный и ощутимый результат» — окончательную цену акций, которая на данный момент фиксируется для целей учета и отчетности и даже принимается и используется регулирующими органами и в последующих торгах.
В то время и в течение следующего десятилетия многие считали это постановление важным, поскольку ранее «методы ведения бизнеса» широко считались неподходящими для патентных выдач. [8] Например, в деле Hotel Security Checking Co. против Lorraine Co. Второй округ постановил, что система бухгалтерского учета, препятствующая официантам воровать платежи клиентов за еду, не может быть запатентована. [9] В деле Joseph E. Seagram & Sons против Marzell [10] Окружной округ Колумбия постановил, что патент на «слепое тестирование» смесей виски для определения предпочтений потребителей будет «серьезным ограничением для развития науки и промышленности» и поэтому должен быть отклонен. [11]
Федеральный округ отверг эту точку зрения в своем решении по делу State Street Bank :
Исключение бизнес-метода никогда не использовалось этим судом или CCPA для признания изобретения непатентоспособным. Применению этого конкретного исключения всегда предшествовало постановление, основанное на более ясной концепции Раздела 35 или, что более распространено, применение исключения абстрактной идеи, основанного на нахождении математического алгоритма. [12]
Федеральный апелляционный суд счел нецелесообразным вводить дополнительное исключение [13] из принципа, согласно которому «все, что создано человеком под солнцем, является патентоспособным». [14] Соответственно, Федеральный апелляционный суд применил этот принцип ко всем деловым методам, которые «приносят полезный, конкретный и ощутимый результат».
Мнение State Street Bank привело к значительному росту патентов на методы ведения бизнеса и программное обеспечение. В 1991 году патенты, связанные с программным обеспечением, составляли около 20 процентов от годового общего числа; к 2011 году они составляли около 50 процентов. Абсолютное число патентов на программное обеспечение выросло с примерно 25 000 в год до 125 000 в год за этот период. Сопроводительный график показывает анализ таких данных GAO .
В мае 2006 года судья Верховного суда США Кеннеди прокомментировал в совпадающем мнении по делу eBay [15] , что «растущее число» патентов на бизнес-методы были «потенциально неопределенными и сомнительными по своей действительности». К нему присоединились судьи Стивенс, Саутер и Брейер.
В июне 2006 года суд отклонил certiorari в деле LabCorp против Metabolite, Inc. [ 16] Федеральный округ вынес решение по делу на основе прецедента State Street . Три судьи (судья Брейер, к которым присоединились Стивенс и судьи Саутер) не согласились с отклонением, заявив, что Федеральный округ вынес решение по делу LabCorp на основании ошибочного правового теста «полезный, конкретный и ощутимый результат», изложенного в деле State Street . Это был правовой тест, утверждали несогласные, в соответствии с которым патенты, которые Верховный суд признал не имеющими патентного права, будут считаться имеющими патентное право, ссылаясь в качестве примеров на дела O'Reilly против Morse , Gottschalk против Benson и Parker против Flook . Поэтому, по мнению несогласных судей, суд должен вынести решение по данному делу, чтобы «уменьшить правовую неопределенность в этой области, затрагивающую значительное количество патентных исков».
В 2008 году в деле In re Bilski Федеральный округ решил пересмотреть дело State Street en banc . В своем постановлении суд указал в качестве одного из вопросов, которые должны были быть представлены заявителю, PTO и amici curiae , «Должен ли суд пересмотреть дело State Street Bank & Trust Co. против Signature Financial Group, Inc. , 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998)... в котором суд постановил, что методы ведения бизнеса могут быть запатентованы, и следует ли это дело[ ] отменить в каком-либо отношении». [17]
В решении en banc , которое суд позже вынес, [18] он отбросил тест «полезный-конкретный-осязаемый результат» (UCTR), изложенный в State Street , но он явно не отменил State Street в целом. Суд заявил, что тест UCTR «недостаточен для определения того, является ли заявка патентоспособной в соответствии с § 101» [19] и «неадекватен» [20], и он подтвердил, что « тест машины или преобразования, изложенный Верховным судом, является надлежащим тестом для применения» вместо этого. Что касается State Street , суд заявил, что «те части наших мнений в State Street , которые опираются на анализ «полезного, конкретного и осязаемого результата», больше не должны использоваться». [21]
Большинство судей Федерального округа не считало, что методы ведения бизнеса категорически не подлежат патентованию. Судьи Майер и Дайк согласились с большинством, что патентная заявка Билски должна быть отклонена, но утверждали, что надлежащей основой для решения было то, что методы ведения бизнеса не могут быть запатентованы в соответствии с надлежащим толкованием закона.
В своем особом мнении в деле In re Bilski судья федерального округа Майер заявил: «Неудивительно, что State Street и его потомство вызвали громоподобный хор критики», и он собрал ссылки на поддерживающие его авторитеты. Он процитировал один источник для заявления: «Недавнее одобрение Федеральным округом патентной защиты методов ведения бизнеса знаменует собой столь радикальный отход от прецедента, что побуждает искать его оправдание», а другой для этого: «Назвать [ситуацию после State Street ] удручающей — это преуменьшение. Консенсус... похоже, заключается в том, что патенты не должны выдаваться на новые методы ведения бизнеса».
Верховный суд подтвердил решение о недействительности патента в деле Билски против Каппоса . Он не одобрил использование теста «машина или преобразование» в качестве единственного теста, но заявил, что это всего лишь «полезная подсказка» для принятия решения. Большинство Суда также отказалось признавать деловые методы категорически не имеющими патентного права. Однако четверо судей — судья Стивенс, согласившийся с этим, к которому присоединились судьи Брейер, Гинзбург и Сотомайор — признали бы все деловые методы не имеющими патентного права на основании исторического контекста патентного пункта Конституции. В отдельном совпадающем мнении судья Брейер перечислил пункты, по которым Суд единогласно согласился. Один из пунктов заключался в том, что дело State Street Bank не было правильным изложением закона.
Последующие решения Верховного суда по делам Mayo против Prometheus и Alice против CLS Bank еще больше расширили дело Bilski и существенно уничтожили State Street . Эти решения установили двухэтапное расследование, в котором, во-первых, суд должен рассмотреть, направлено ли заявленное изобретение на абстрактную идею или естественный принцип; если это так, следует второй этап, в котором суд должен определить, реализует ли заявленное изобретение абстрактную идею изобретательно или вместо этого просто рутинным или общепринятым образом. Если реализация или применение абстрактной идеи не воплощает «изобретательскую концепцию», заявленное изобретение не подлежит патентованию. (Эти концепции более подробно объясняются в статьях по делам Mayo и Alice .) Согласно этому тесту, патент State Street будет недействительным. [22]
Alice в частности считает, что общая компьютерная реализация абстрактной идеи является патентоспособной. В деле Alice Верховный суд постановил, что изобретение, связанное с программным обеспечением, в рамках существующей бизнес-процедуры не может быть спасено от патентоспособности и стать патентоспособным, просто сказав: «Сделайте это с помощью компьютера». Вместо этого необходимо реализовать процедуру изобретательным способом. Это решение, по-видимому, отменило State Street sub silentio , как того требовало несогласие с eBay .
После решения Alice многие патенты на методы ведения бизнеса, выданные в результате решения State Street, были признаны недействительными. Один комментатор составил таблицу статистики по июнь 2015 года. Он обнаружил, что Федеральный округ признал недействительными более 90 процентов, в то время как окружные суды признали недействительными более 70 процентов. [23]
В одном из этих решений окружного суда федеральный судья Брайсон , заседающий по назначению в качестве окружного судьи, назвал эти патенты на методы ведения бизнеса неизобретательными и всего лишь «амбициозными» перечислениями «методов выполнения обычной деловой функции» без какого-либо описания «какого-либо нового способа выполнения этой функции», кроме как «сделать это с помощью компьютера»:
Короче говоря, такие патенты, хотя часто и приукрашенные в жаргон изобретения, просто описывают проблему, объявляют чисто функциональные шаги, которые подразумевают решение проблемы, и перечисляют стандартные компьютерные операции для выполнения некоторых из этих шагов. Главный недостаток этих патентов заключается в том, что они не содержат «изобретательской концепции», которая решает практические проблемы и гарантирует, что патент направлен на что-то «значительно большее, чем» сама неподходящая абстрактная идея. Как таковые, они представляют собой не более чем функциональные описания целей, а не изобретательские решения. Кроме того, поскольку они описывают заявленные методы в функциональных терминах, они предвосхищают любые последующие конкретные решения рассматриваемой проблемы. [24]