Патенты на бизнес-методы — это класс патентов, которые раскрывают и заявляют о новых методах ведения бизнеса. Сюда входят новые типы электронной коммерции, страхования, банковского дела и соблюдения налогового законодательства и т. д. Патенты на бизнес-методы — это относительно новый вид патентов, и было проведено несколько обзоров, изучающих целесообразность патентования бизнес-методов. Тем не менее, они стали важными активами как для независимых изобретателей, так и для крупных корпораций. [1]
Как правило, изобретения подлежат патентной защите, если они проходят тесты на патентоспособность : патентоспособность объекта , новизна , изобретательский уровень или неочевидность и промышленная применимость (или полезность ).
Бизнес-метод можно определить как «метод управления любым аспектом экономического предприятия». [2]
7 января 1791 года Франция приняла патентный закон, в котором говорилось, что «любое новое открытие или изобретение во всех видах промышленности принадлежит его автору...». Изобретатели платили пошлину в зависимости от желаемого срока действия патента (5, 10, 15 лет), подавали описание изобретения и получали патент. Предварительной экспертизы не было. Действительность определялась в судах. 14 из 48 первоначальных патентов были на финансовые изобретения. Например, в июне 1792 года патент был выдан изобретателю FP Dousset на тип тонтина в сочетании с лотереей . [3] Эти патенты вызвали обеспокоенность и были запрещены и объявлены недействительными в поправке к закону, принятой в 1792 году.
В Великобритании в 1778 году Джону Ноксу был выдан патент на «[п]лан страхования жизни лиц в возрасте от 10 до 80 лет». [4] В то время в британском законодательстве патенты могли выдаваться только на изготовленные объекты, а не на производственные процессы. [ необходима цитата ]
В Соединенных Штатах патенты на методы ведения бизнеса выдавались с момента создания патентной системы США в 1790 году. [5] Первый финансовый патент был выдан 19 марта 1799 года Якобу Перкинсу из Массачусетса на изобретение «Обнаружение поддельных банкнот». Все подробности изобретения Перкинса, которое предположительно было устройством или процессом в области печатного дела, были утеряны в большом пожаре Патентного бюро в 1836 году . О его существовании известно только из других источников.
Первый финансовый патент, подробное письменное описание которого сохранилось, был на метод печати под названием «Способ предотвращения подделки», выданный Джону Книссу 28 апреля 1815 года. [6] За первые пятьдесят лет существования Патентного ведомства США было выдано сорок один финансовый патент в области банкнот (2 патента), кредитных векселей (1), переводных векселей (1), бланков чеков (4); обнаружения и предотвращения подделок (10), подсчета монет (1), таблиц расчета процентов (5) и лотерей (17).
С другой стороны, такие дела, как Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co. , 160 F. 467 (2d Cir. 1908), в котором говорилось, что система бухгалтерского учета для предотвращения хищений официантами не подлежит патентованию, часто трактовались как подразумевающие «исключение из методов ведения бизнеса», в котором методы ведения бизнеса не подлежат патентованию. [7] Другим таким делом было Joseph E. Seagram & Sons v. Marzell , 180 F.2d 26 (DC Cir. 1950), в котором суд постановил, что патент на «слепое тестирование» смесей виски для определения предпочтений потребителей будет «серьезным ограничением для развития науки и промышленности» и поэтому должен быть отклонен.
В течение многих лет USPTO занимало позицию, что «методы ведения бизнеса» не являются патентоспособными. Однако с появлением в 1980-х и 1990-х годах патентных заявок на интернет- или компьютерные методы ведения торговли USPTO обнаружило, что больше нецелесообразно определять, является ли конкретное изобретение, реализованное на компьютере, технологическим изобретением или бизнес-изобретением. Следовательно, они заняли позицию, что экспертам не придется определять, является ли заявленное изобретение методом ведения бизнеса или нет. Они будут определять патентоспособность на основе тех же установленных законом требований, что и для любого другого изобретения. [8] [9]
Последующее разрешение патентов на компьютерные методы ведения бизнеса было оспорено в 1998 году в деле State Street Bank против Signature Financial Group (47 USPQ 2d 1596 ( CAFC 1998)). Суд подтвердил позицию USPTO и отверг теорию о том, что «метод ведения бизнеса» был исключенным предметом. Суд далее подтвердил этот принцип в деле AT&T Corp. против Excel Communications, Inc. (50 USPQ 2d 1447 (Fed. Cir. 1999)).
Однако USPTO продолжало требовать, чтобы изобретения бизнес-метода применяли, включали, использовали или продвигали «технологические искусства», чтобы быть патентоспособными. Это было основано на неопубликованном решении Совета по патентным апелляциям и вмешательствам США , Ex Parte Bowman , 61 USPQ2d 1665, 1671 (Bd Pat. App. & Inter. 2001). Это требование можно было выполнить, просто потребовав, чтобы изобретение было реализовано на компьютере.
В октябре 2005 года собственные административные судьи USPTO отменили эту позицию решением большинства совета в Ex Parte Lundgren , Appeal No. 2003-2088 (BPAI 2005). Совет постановил, что требование «технологических искусств» не может быть поддержано, [10] поскольку такого требования не существовало в законе.
В свете Ex Parte Lundgren USPTO выпустило временные руководящие принципы для патентных экспертов, чтобы определить, соответствует ли данное заявленное изобретение установленным требованиям, чтобы быть процессом, производством, составом вещества или машиной (35 USC 101). [11] В этих руководящих принципах утверждается, что процесс, включая процесс ведения бизнеса, должен производить конкретный, полезный и ощутимый результат, чтобы быть патентоспособным. Не имеет значения, находится ли процесс в рамках традиционных технологических искусств или нет. Например, цена финансового продукта считается конкретным полезным и ощутимым результатом (см. State Street Bank против Signature Financial Group ).
USPTO подтвердило свою позицию, что литературные произведения, музыкальные композиции, компиляции данных, юридические документы (например, страховые полисы ) и формы энергии (например, пакеты данных, передаваемые через Интернет) не считаются «изделиями» и, следовательно, сами по себе не являются патентоспособными. Тем не менее, USPTO запросило комментарии общественности по этой позиции.
В 2006 году судья Верховного суда США Кеннеди подверг сомнению патенты на методы ведения бизнеса, когда он прокомментировал, что некоторые из них были «потенциально неопределенными и подозрительными в действительности». Это было выражено в совпадающем мнении по делу eBay Inc. против MercExchange, LLC [12] Было много предположений относительно того, как это мнение может повлиять на будущие судебные разбирательства по патентам на методы ведения бизнеса, особенно когда владелец патента добивается судебного запрета, чтобы остановить нарушителя. [13] В 2006 году три судьи (судья Брейер, к которому присоединились Стивенс и судьи Саутер) не согласились с отклонением certiorari как непредусмотрительно предоставленного в деле Laboratory Corp. of Am. Holdings против Metabolite Labs., Inc. [ 14], утверждая, что State Street сформулировал ошибочный правовой тест, в соответствии с которым процессы, которые Верховный суд признал непатентуемыми, будут считаться патентуемыми.
В деле Bilski v. Kappos , 561 US 593 (2010), Верховный суд постановил, что тест «машина или преобразование» не является единственным тестом для определения того, подпадает ли заявка под предмет «процесса» Закона о патентах и, таким образом, является ли она патентоспособной. Вместо того чтобы быть исключительным тестом на соответствие, тест «машина или преобразование» является «полезной и важной подсказкой, следственным инструментом для определения того, являются ли некоторые заявленные изобретения процессами в соответствии с § 101. Что касается фактов рассматриваемого дела, Верховный суд подтвердил полное отклонение Федеральным округом заявки на патент на метод стабилизации затрат в энергетической отрасли путем хеджирования роста цен против их снижения. Суд постановил, что инвестиционная стратегия, изложенная в заявке, была «абстрактной идеей», что делает ее неподходящей в соответствии с этим исключением из общих предметных областей, перечисленных в Законе о патентах.
Решение Верховного суда в деле Билски против Каппоса подтвердило, но резко ограничило решение Федерального округа 2008 года в полном составе в деле In re Билски . [15] В решении был объявлен тест на патентоспособность «машина или преобразование», который, если бы он был принят в качестве исключительного для патентов на процессы, сделал бы недействительными многие патенты на бизнес-методы, выданные за последнее десятилетие. Хотя Верховный суд отклонил его исключительное использование, тест по-прежнему важен как «полезный и важный ключ» для определения патентоспособности заявленных изобретений процессов. Согласно этому тесту: во-первых, процессы, которые преобразуют предмет из одного состояния или вещи в другое, являются патентоспособными независимо от того, требуется ли для их использования машина. Процессы, включающие преобразование абстрактных финансовых данных, такие как заявленный в машинном формате в деле State Street , вероятно, являются патентоспособными. Во-вторых, процессы, которые не производят патентоспособных преобразований, являются патентоспособными только в том случае, если заявлено, что они выполняются с помощью «определенной машины». Похоже, что запрограммированный универсальный цифровой компьютер не является особой машиной для этой цели. Из дела Билски неясно, должна ли особая машина быть новой и неочевидной, и специально адаптированной для выполнения нового процесса. Решение Верховного суда в деле Паркер против Флука [16], похоже, призывает к этому, но суд Билски не решил высказать свое мнение по этому вопросу в то время. [17]
Большинство судей в деле In re Bilski отказалось считать деловые методы категорически недопустимыми по любым основаниям. Однако особое мнение судьи Майера, поддержанное совпадающим мнением судей Дайка и Линна, настаивало на том, что патентная система США ограничена технологией и, следовательно, исключает торговые и деловые льготы. Судья Майер приравнял ограничение Конституции США на выдачу патентов «полезными искусствами» [18] к ограничению технологией, опираясь на прецедентное право , утверждающее, что технология является современным эквивалентом полезных искусств. [19]
В ноябре 2007 года Налоговая служба США предложила правила, которые потребуют от налогоплательщиков, заплативших лицензионный сбор за налоговый патент, декларировать это в IRS. [20]
Несколько лет спустя в деле Alice против CLS Bank Верховный суд пересмотрел вопрос о патентоспособности делового метода. Он признал патентоспособным метод обеспечения посреднического урегулирования — форму электронного депонирования. Признавая патент Alice недействительным, суд объявил двухэтапный тест, основанный на более ранних решениях суда в делах Mayo против Prometheus и Funk Bros. Seed Co. против Kalo Inoculant Co. Этот тест сначала определяет, направлено ли заявленное изобретение на абстрактную идею, закон природы, математическую формулу или подобную абстракцию. Если это так, суд должен перейти ко второму этапу — определению того, содержит ли способ, которым заявленное изобретение реализует абстракцию, изобретательскую концепцию, в отличие от рутинного и обычного. Согласно тесту Alice , заявленное изобретение является патентоспособным, только если оно содержит изобретательскую концепцию.
Методы ведения бизнеса USPTO, проверяющие единицы искусства, быстро отреагировали на решение Alice. Ежемесячные скидки на патенты, связанные с финансами, упали до 10% от их стоимости до Alice. [21] Совет по патентным разбирательствам и апелляциям отреагировал аналогичным образом. Только около 20% отклонений методов ведения бизнеса, обжалованных патентными экспертами, были отменены советом. [22]
Будет ли бизнес-метод считаться патентоспособным объектом, зависит от правовой юрисдикции . Соглашение Всемирной торговой организации по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) не рассматривает патенты на бизнес-методы конкретно.
В Австралии нет общего запрета на патентоспособность бизнес-методов. Их патентоспособность определяется путем применения тестов, используемых для определения патентоспособности любого типа изобретения. Однако в решении по делу Грант против Комиссара по патентам [2006] FCAFC 120, в пункте [47], Полный состав Федерального суда Австралии постановил, что бизнес-метод будет патентоспособным только в том случае, если он имеет физический аспект, являясь конкретным, осязаемым, физическим или наблюдаемым эффектом или явлением. Соответственно, «чистые» бизнес-методы, то есть те, которые не имеют физического аспекта, не являются патентоспособными в Австралии.
Было высказано предположение, что решение по делу Грант против Комиссара по патентам было принято неверно, поскольку суд не смог должным образом применить существующее право, изложенное в решении Высокого суда Австралии по делу Национальная научно-исследовательская корпорация по развитию против Комиссара по патентам (1959) 102 CLR 252, и что суд не должен был устанавливать требование физического аспекта. [23]
Бизнес-метод должен быть чем-то большим, чем абстрактная идея или теорема, в противном случае он не может быть запатентован в Канаде. Чтобы быть запатентованным, бизнес-метод должен иметь практическое применение.
Однако бизнес-метод, который является абстрактной идеей, не становится патентоспособным только потому, что он имеет практическое применение. Например, конкретный бизнес-метод, который является абстрактной идеей, не становится патентоспособным только потому, что он запрограммирован в компьютер как алгоритм. Для того, чтобы бизнес-метод был патентоспособным, алгоритм не может быть всем изобретением, а только одним аспектом новой комбинации. См. Amazon.com, Inc. против Генерального прокурора Канады, 2011 FCA 328, 24 ноября 2011 г. [24]
В апреле 2017 года SIPO (т. е. Китайское патентное ведомство) пересмотрело свои правила патентной экспертизы, чтобы разрешить патентование бизнес-методов при условии, что метод имеет технические характеристики. [25]
Согласно бразильскому патентному закону 9279, « коммерческие, бухгалтерские, финансовые, образовательные, рекламные, лотерейные и инспекционные схемы, планы, принципы или методы » не считаются изобретениями или полезными моделями. [26]
Согласно Европейской патентной конвенции (ЕПК), «[схемы], правила и методы (...) ведения бизнеса» не считаются изобретениями и не подлежат патентованию «в той мере, в какой европейская патентная заявка или европейский патент относятся к такому предмету или деятельности как таковой». [27]
Однако, «[i]сли заявленный предмет указывает технические средства, такие как компьютеры, компьютерные сети или другие программируемые устройства, для выполнения по крайней мере некоторых шагов бизнес-метода, он не ограничивается исключенным предметом как таковым и, таким образом, не исключается из патентоспособности в соответствии со статьей 52(2)(c) и (3)». [28] В таком случае заявленный предмет считается имеющим техническую природу и не исключается из патентоспособности в соответствии со статьей 52(2)(c) и (3) ЕПК . Затем, в качестве второго шага, оценивается, содержит ли изобретение изобретательский уровень , учитывая, что «признаки, которые не способствуют техническому характеру изобретения, не могут подтверждать наличие изобретательского уровня ( T 641/00 )». [29]
Согласно Главе II, Разделу 3, части (k) Закона о патентах Индии, бизнес-методы сами по себе не патентуются. Однако они патентуются, если новый метод решает «техническую» проблему и задействовано устройство/система.
Текущее прецедентное право США Alice Corp. против CLS Bank International (решение принято в июне 2014 г.) требует, чтобы для того, чтобы бизнес-метод был патентоспособным, он должен быть «значительно больше», чем просто реализация известного бизнес-процесса на компьютере. Немедленным ответом USPTO на это решение по состоянию на июль 2014 г. стало, по сути, прекращение выдачи патентов на бизнес-методы. Ключевой проблемой является то, что у экспертов пока нет четких указаний относительно того, что допустимо в соответствии с решением Alice. [30]
В 8-м издании Международной патентной классификации (МПК), вступившем в силу 1 января 2006 года, был создан специальный подкласс для бизнес-методов: "G06Q" (Системы или методы обработки данных, специально адаптированные для административных, коммерческих, финансовых, управленческих, надзорных или прогнозных целей). В предыдущих изданиях бизнес-методы классифицировались в "G06F 17/60". Это чисто вопрос классификации, и он, однако, не изменит патентное законодательство.
Патенты США, описывающие методы ведения бизнеса, включающие использование компьютера, классифицируются в классе 705 («обработка данных: финансовая, деловая практика, управление или определение себестоимости/цены»). Класс 705 включает подкатегории для таких отраслей, как здравоохранение, страхование, электронные покупки, управление запасами, бухгалтерский учет и финансы.